Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/368 K.2019/396

Hükümsüzlük

DAVA TARİHİ : 17/08/2018

KARAR TARİHİ : 26/11/2019

KARAR YAZIM TARİHİ : 24/12/2019

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA.

Davacı vekili dava dilekçesi ile, ilgili sektördeki ticari faaliyetlerini "....." markası adı altında ürünlerini dış piyasalarda pek çok ülkeye satarak dünya pazarlarına sunduğunu, müvekkilinin "....." markasını ilk defa .... yılında tescil ettirdiğini, sonrasında seri markalar yarattığını, "....." kelimesinin aynı zamanda müvekkilinin ticaret unvanının ana unsuru olduğunu ve gıda sektöründe Türkiye'nin önde gelen tanınmış markalarından biri olarak müvekkilinin iştigal konusu ile bağlantılı tüm ürün ve hizmetler üzerinde kullanılan bir çatı markası olduğunu, müvekkilinin "....." markasının tanınmış bir marka olduğunu,

davalılardan ...'ın "..... " adı altında profiterol başta olmak üzere çikolatalı muhtelif şekerli ürünlerin üretim, satış ve dağıtımını yaptığını, diğer davalının da ..... sayı ile “....” markasını 43. sınıfta kendi adına tescil ettirdiğini, her ne kadar işletmenin kendisi ve marka tescili davalılar adına ayrı ayrı kayıtlı bulunsa da, davalıların marka hakkına tecavüzü ve haksız rekabet teşkil eden eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini, ayrıca ..... sayılı "..... ..." ve .... sayılı ".....” markalarının da müvekkili adına 43. sınıfta tescilli olduğunu, davalı tarafa ait markanın da aynı sınıfta yer alan hizmetler için tescilli olduğunu,

davalıların fiilen bir işletme adı ve ürün markası olarak kullandıkları markanın .... sayılı markadan çok farklı olduğunu, davalıların www....net uzantılı internet sitesinde ve "..... l" kullanıcı adı ile oluşturduğu facebook hesabında "....." markasını kullanım biçiminin de bu farklılığı doğruladığını ve davalı yan eylemlerinin müvekkilinin marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek,

marka hakkına ve ticaret unvanına tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, men ve ref’ini, durdurulmasını ve tecavüzün giderilmesini, bu amaçla "....." ibareli ürünlerin imalatının durdurulmasını, satışının ve ihraç edilmesinin önlenmesini, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, bu amaçla davalının "....." ismi ile imal ettiği ve satışa sunduğu dava konusu ürünlere ait etiket, kutu, koli ve ambalajlarına vebunların yapımında kullanılan klişe, kalıp ve araçlara bulundukları yerlerde el konularak imhasını, davalının ticaret unvanındaki ..... ibaresinin silinmesini,

davalı adına ..... sayıile tescilli markanın hükümsüzlüğünü veya iptalini ve sicilden terkinini, davalının www.....net uzantılı alan adının iptalini, davalının ..... markası altında kullandığı facebook, instagram ve diğer sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, hükümsüzlüğü talep edilen markanın koruma tarihi ile dava tarihi arasında yaklaşık 6 yıllık bir sürenin bulunduğunu, davanın 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, davacı tarafın sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, dava konusu markanın 43. sınıfta yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinde tescilli olup, davacının “..... ” markasının ise 43. sınıfta tescilli olmadığını, bu halde davacının tescile sahip olmadığı alanda koruma talep etmesinin mümkün olmadığını, davacı tarafın tanınmış marka olduğunu iddia ettiği "....." ve "..... " markaları için değil,

"..... " ibaresi için 06.02.2019 tarihinde .... sayı ile tanınmış marka başvurusu yapmış olmasının dahi, davacının tanınmış marka iddiasını kendi kendine çürüttüğünü, davacıya ait markalarda yer alan ..... ibaresi özgün ve orijinal olmadığından,

ayırt edicilik vasfının bulunmadığını, ..... kelimesinin, her alanda oldukça sıkça kullanılan, seçkin, üst düzey, kaliteli anlamlarına gelen ayrıt ediciliği zayıf, tesadüfen seçilebilecek ve herhangi bir kişinin aklına gelebilecek nitelikte olduğunu, müvekkili ...’ın yaklaşık 10 yıl kadar önce ..... işletme adıyla Beşiktaş İstanbul’da faaliyete başladığını, her iki markanın (çikolata-tatlı/pastane) hizmetinin aynı ya da benzer olmadığını, davacının çikolata ürünlerinin ..... gibi zincir mağazalarda satıldığını, müvekkilinin ise Beşiktaş'ta pastane hizmeti verdiğini,

müvekkili işletmesinde hiçbir zaman "....." veya "....." ibarelerini taşıyan davacıya ait ürünlerin ürün satışını yapmadığını, işletmesinin camına bu ibareleri taşıyan işaret, çıkartma vs. de yapıştırmadığını, müvekkili faaliyetelerinin davacıya zarar verebilecek bir durumu olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Dava, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men'i, durdurulması, giderilmesi, ürün ambalajları ile bu ürünlere ait kalıplara el konularak imhası, davalı tarafa ait www.....net alan adının iptali, markanın hükümsüzlüğü ve verilecek hüküm özetinin ilanı taleplidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ..... sayılı "......" ibareli markanın, 43. Sınıfta 03/08/2012 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davalı ... adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nın 29/1-b ve c maddeleri ile, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmanın marka hakkına tecavüz oluşturduğu belirtilmiştir.

6102 Sayılı TTKnın 54. Maddesi ile, haksız rekabete ilişkin bu kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. 55. Maddesinin 4. fıkrasında ise, iyi niyetle bağdaşmayan, haksız rekabete ilişkin eylemlere örnek olarak, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak gösterilmiş ve haksız rekabet halleri hüküm altına alınmıştır.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. Maddesi ile, birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.

Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır. Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.

Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilemeyeceği belirtilmiştir.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 6. maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19. maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir.

Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlayacağı belirtilmiştir.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi heyeti hazırlamış oldukları 12/07/2019 tarihli raporda sonuç olarak,

davalıların "....." ibareli fiili marka kullanımının, davacının eski tarihli tescilli markaları ile iltibasa mahal verebilecek derecede benzerlik arz ettiği, SMK’nın yürürlüğünden önceki, yani tescile dayalı savunma imkanını kaldıran 155. madde hükmü henüz yürürlükte değilken, tespit edilen davalı marka kullanımları yönünden, davalının kendi marka tesciline uygun kullanımından bahsedilemeyeceği, "....." kelimesinin “.....” anlamına gelip, toplumca yaygın olarak bilinip kullanılan bir sözcük olduğu, temelinde/özünde ayırt ediciliği düşük bir ibare olduğu,

davalı adına tescilli hükümsüzlüğü talep edilen .... sayılı markada "....." ibaresinin, diğer lafzi unsura (.....) nazaran biraz daha fazla vurgulandığı, davacının söz konusu ibareye ve özellikle çikolata ürünlerinde uzun yıllara dayalı tescilleri ve kullanımı ile bilinirlik kazandırdığı ve hükümsüzlüğü talep edilen bir markanın fiili olarak ne şekilde kullanıldığının, o markanın tescilinde kötü niyet olup olmadığını göstermesi bakımından hükümsüzlük kararına tesir edebileceği, iltibas hususunda olduğu gibi, kötü niyet konusundaki takdirin de Mahkemeye ait olduğu,

davalıya ait işletmenin ticaret siciline tesciline dair kayıt dosyada yer almadığından, davacının unvan terkini talebi yönünden bir değerlendirmenin yapılamadığı, davalının "....." şeklinde işletme adı kullanımının ise 2008 yılına kadar geriye gittiğinin tespit edilebildiği belirtilmiştir.

Buna göre, davalı ... adına tescilli ...... sayılı "....." ibareli marka ile "....." esas unsurlu davacı markaları arasında "....." ibaresinin zayıf marka oluşu nazara alındığında, görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla hükümsüzlük koşulları oluşmadığından, davacının hükümsüzlüğe ilişkin davasının reddi gerekmiştir.

Davacının sair talepleri yönünden ise, bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, gerçek kişi olan davalıların ticaret unvanının bulunmadığı, birlikte işlettikleri işletmelerinde markalarını tescilli olduğundan farklı olarak davacı markalarına yaklaştırmak suretiyle "....." ibaresini ön plana çıkararak kullandıkları anlaşılmakla, bu eylemleri davacının marka haklarını ihlal ettiği gibi, aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğundan, davacının bu yöne ilişen davasının kabulü ile,

davalıların, davalılardan ... adına tescill ..... tescil nolu "......" ibareli markayı tescil edildiği şeklinden farklı olarak davacı adına tescilli "....." esas unsurlu markalara yaklaştırarak ..... ibaresini ön plana çıkararak ticari marka, işletme adı, alan adı, sosyal medya hesaplarında kullanması şeklindeki eylemlerinin davacının marka ve ticaret unvanından kaynaklı haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, bu fiil ve hareketlerin menine, durdurulmasına, giderilmesine ve ortadan kaldırılmasına, bu meyadan; ihlal oluşturan ürün ambalajlarının imalatının ve bu ambalajlarla satışının önlenmesine,

ihlal teşkil eden etiket, kutu, koli ve ambalajlar ile münhasıran bunların yapımında kullanılan klişe ve kalıplara bulundukları yerde el konularak imhasına, davalı tarafa ait "www .....net" alan adından "....." ibaresinin çıkarılmasına, aksi takdirde erişimin engellenmesine, yine yukarıda belirtildiği şekilde ihlal teşkil eden içeriklerin davalıların facebook, instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından çıkarılmasına aksi takdirde erişimin engellenmesine ve karar kesinleştiğinde masrafı davalılardan alınarak hüküm özetinin ülke çapında yayınlanan traji en yüksek 3 gazeteden birinde ilanına karar vermek gerekmiştir.

Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır