İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2018/89 K.2019/417

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilleri tarafından oluşturulan "..." markasının uzun yıllardır tekstil sektöründe müvekkilleri lehine hukuki koruma sağladığını, bu markalar altında koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, ayak giysileri, baş giysileri (25.sınıf) ve bu ürünleri perakende kanalıyla (mağazacılık hizmetleriyle) tüketicilere ulaştırma (35.sınıf) hakkının sadece müvekkillerine mahsus olduğunu, müvekkillerine ait markaların ...'de mukim "..." mağazasıyla uzun yıllardır yoğun olarak kullanıldığını, ayrıca ..., ..., ... gibi ünlü e-ticaret sitelerinde satışa sunulduğunu,

davaya konu davalıya ait ... başvuru numaralı "... şekil" ibareli markanın, müvekkillerinin hem tescilden kaynaklı hem de kullanıma dayalı üstün hakkından kaynaklı haklarına halel getirecek ve tüketici nezdinde iltibas yaratacak düzeyde benzer olduğunu, bu nedenle sonraki tarihli davalı markasının hükümsüz kılınması gerektiğini, davalının müvekkillerinin "..." ibareli markalarından haberdar olduğu ve gerçek hak sahipliğinin müvekkillerinde olduğunu bilmesine rağmen küte niyetli olarak marka başvurusunda bulunduğunu,

müvekkillerinin markalarını ticari hayatlarında yoğun bir şekilde kullandıkları dönemde davalının müvekkilleri için fason üretim yaptığından bahisle davalı adına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli ... numaralı "... şekil" ibareli markanın hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin davaya konu markasını Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescillediği "..." şekil ibareli markayı oluştururken kendi isim ve soy ismi olan "..." ismine Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil verilmediğinden "..." fonetiğine ve söylenişine yakın olan "..." ismini tercih ettiiğini, bunun yanında müvekkilinin tescilli markasında yer alan "..." figürünün de müvekkilinin atlara olan sevgisini kendi markasına yansıtmasından kaynaklı olduğunu, müvekkilinin markasının ... başvuru numarasıyla tescilli olduğunu, "..." markasına karşı herhangi bir itirazda bulunulmadığını,

davacıların markası ile müvekkilinin markası arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1 (b) maddesi anlamında bir benzerlik bulunmadığını, davacıların markaları ile müvekkiline ait markanın renk tonlarının, yazı karakterlerinin, görsel olarak kullanılan şekillerin tamamen birbirinden farklı olduklarını, farklı bir imaj bıraktıracak nitelikte olduklarını bu itibarla davacıların ileri sürdüğü hususların, 556 sayılı KHK’nın 8. maddesi anlamında benzerliğin kabulü için aranan şartları oluşturmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava; 6769 Sayılı SMK'nın 5.,6/1,6/2,6/9 ve 25. maddeleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü talebine ilişkindir.

Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtların incelenmesinde, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın davalı ...'e ait olduğu, 25 ve 35 emtia sınıfları bakımından tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun tespiti yönünden özellikle tescil edildikleri sınıflar dikkate alınarak, benzerlik gösterip göstermedikleri, iltibasa sebebiyet verecek benzerliğinin bulunup bulunmadığı, eksiye dayalı kullanım/ üstün hak iddiaları ve kötü niyetli tescil hususlarında alınan 01.02.2019 tarihli bilirkişi raporunda;"...Davacının davalıya ait ... başvuru numaralı "... şekil” ibareli markasının hükümsüzlüğü talebinin SMK 6/1 ve 6/3 kapsamında haklı olabileceği, yine dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı ile davalı arasında daha önce ticari ilişki olduğu, davalının davacının ... ibaresinden haberdar olduğu bu hususun davalı marka sahibinin kötü niyetine delalet edip etmeyeceği takdirinin Mahkemeye ait olduğu..." kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Davacı taraf hükümsüzlük talebini, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun kapsamında, tescil edilmiş önceki marka gerekçesine dayalı olarak SMK 6/1’maddesine, üstün hak gerekçesine dayalı olarak SMK 6/3 maddesine, kötü niyetli tescile ilişkin olarak da SMK 6/9 maddesine dayandırmıştır.

SMK 25/1'e göre; 5'inci veya 6'ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde, mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

SMK 6/1 hükmüne göre; tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. Buna gaöre hem markalar arası aynılık/benzerlik hem de mal ve hizmet sınıfları arasında aynılık/benzerlik karşılaştırmasının yapılması ve iltibasın söz konusu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

Markalar arası karşılaştırma;

Bilindiği üzere Karıştırılma (iltibas) terimi, ticari alandaki faaliyetlerde, şeyler arasında bir benzerliği veya karışımı ifade etmekte olup, satın alınan iki mal arasında veya kullanılan iki unvan arasında veya iş mahsullerinde birbirinden ayrılmayacak derecede benzerliğe yol açılmasıdır.

İltibas doğrudan iltibas ve dolaylı iltibas olarak ikiye ayrılabilir; buna göre, karışıklığı yaratan aynı veya benzeri bir işaret, bu işaretin hitap ettiği çevrede, söz konusu markanın kullanıldığı mal veya hizmetin, iltibasa maruz bırakılan mal ve hizmetle özdeşleştirilmesine yol açıyorsa doğrudan iltibas söz konusu iken, karşıklığı yaratan aynı veya benzeri bir marka, bu markanın hitap ettiği çevrede, işaretler arasındaki farklılığı anlasalar bile benzerliğe dayalı olarak mal veya hizmetler arasında yanlış bağlantılar kurmasına yol açıyorsa dolaylı iltibas söz konusu olur.

İltibas ihtimalinin tespitinde, markanın bütünü itibariyle bıraktığı etki, eski markanın sahip olduğu ayırım gücü, telaffuz, biçim ya da anlam itibariyle bıraktığı etki, markaların kullanılacağı mal/hizmet türlerinin birbirine yakın olup olmadığı, markaların benzer alıcı çevrelerine hitap edip etmedikleri hususları dikkate alınmalıdır.

Yine iki marka arasında arasında biçim ve anlam bakımından bir benzerlik bulunmasa bile, özellikle ses uyumu ve telaffuz bakımından benzerlikleri belirgin ise markalar arasında iltibas tehlikesinin varlığı söz konusu olur.

Somut olayda, davacının davalıdan önce tescil ettirdiği markalar ile davalının markası arasında görünüş olarak tam benzerlik olmasa da okunuş ve fonetik yönünden iltibasa yol açacak benzerlik bulunduğu, davalının markasına at figürünü eklemesinin markasına ayırt edicilik vasfı kazandırmadığı, şekilden ziyada harflerden oluşan marka unsurlarının markanın temel unsurları olduğu kanaatine varılmıştır.

Mal ve hizmet sınıf1arı yönünden karşılaştırma

Yargıtay'a göre, birden ziyade kişiler adına tescilli ya da tescil başvurusu yapılan markaların kullanılacağı mal veya hizmetlerin benzer olup olmadıklarının tespitinde öncelikle TPE tarafından yayınlanan sınıflandırmaya ilişkin tebliğler uygulanacaktır. Bu durum marka tescil ve sınıflandırmada belirlilik ve tescilli markanın koruma sınırının saptanmasında da birlik ve istikrarın koşuludur. Yargıtay mal ve hizmet sınıf ve alt gruplarında benzerlik araştırmasında.

Piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği,benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, mal veya hizmetlerin birbiri yerine ikame edilebilme ve rekabet etme olanaklarının olup olmadığı, birinin diğerini tamamlama imkanı olup olmadığı, mal veya hizmetlerin dağıtım kanallarının ortak olması, kullanım yöntemleri-amaçları- hedeflenen halk kesiminin aynı olup olmadığı kriterlerini göz önüne alınarak araştırılması gerektiğini ifade etmektedir.

Somut olayda davacının "..." ibareli markası ile davalının markası 25'inci sınıfta “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar kemerler, ayak giysileri, baş giysileri" olarak aynı sınıftaki malları kapsadığı ve bu durumun tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet vereceği, yine davacının ... + şekil markası ile davalının markasının 35'inci sınıfta birebir aynı şekilde içeriğe sahip olduğu ve bu durumun tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet vereceği kanaatine varılmıştır.

SMK 6/3 Yönünden Hükümsüzlük Talebinin Değerlendirilmesi

SMK 6/3 hükmüne göre; başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir. Bu maddenin konuluş amacı başkasına ait kişi ismi ve fotoğrafın haksız olarak kullanılmasını önlemek olduğu gibi, aynı zamanda marka hukuku dışında kalan fikri emek ve yaratıcılığın korunmasıdır. Bir marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren gerçek hak sahibine aittir. Markayı tescil ettirmeden piyasada ilk kez kullanan ve maruf hale getiren kişi, gerçek hak sahipliğine dayalı olarak hükümsüzlük davası da açabilir.

Somut olayda; davacının dosyaya sunduğu faturalar ve görsellerden dava konusu "..." ibaresini 2012 yılından beri kullandığı, bu ibare üzerinde dosyadaki deliller kapsamında öncelik hakkının olduğu ve SMK 6/3 çerçevesinde hükümsüzlük talebinde haklı olduğu kanaatine varılmıştır.

Kötüniyetli Tescil Yönünden Değerlendirme

SMK 6/9 hükmüne göre. "Kötüniyetle yapılan marka başvurulan itiraz üzerine reddedilir." Kötü niyetli marka başvurusu; hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için yapılan başvurudur.

Yargıtay HGK 2008/11- 501 E. ve 2008/507 K. sayılı kararında kötü niyeti belirlemek için bilme ve bilmesi gerektiği unsurlarını vurgulamak amacıyla “...davalının tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olduğu, basiretli bir tacir gibi davranması gerektiği, kullanacağı işaretin bir başkasına ait olup olmadığını araştırmakla yükümlü olduğu..." şeklinde bir ilke ortaya koymuştur.

Kötüniyetli marka başvurusunda TTK nın 18/3 hükmü anlamında basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğüne aykırı davranılıp davranılmadığı da göz önüne alınmalıdır. Doktrinde de isabetli olarak belirtildiği üzere; kötü niyetin geniş yorumlanması ve gerçekte kullanmayıp, yedekleme veya marka ticareti yapmak amacına veya şantaja yönelik markaların kötü niyetli marka başvuru olarak kabul edilmesi gerekir.

Somut olayda; dosyadaki bilgi ve belgelerden davacı ile davalı arasında daha önce ticari ilişki olduğu, davacının ibraz ettiği fatura üzerindeki "..." ibaresi dikkate alındığında davalının davacının "..." ibaresinden haberdar olduğu ve davalı marka sahibinin marka tescilinde kötü niyetli olduğu anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı, toplanan deliller, hüküm kurmaya elverişli ve yeterli üç kişilik ehil bilirkişi heyetinden alınan müşterek rapor kapsamında değerlendirildiğinde; davacının davalıdan önce tescil ettirdiği markalar ile davalının markası arasında görünüş olarak tam benzerlik olmasa da okunuş ve fonetik yönünden iltibasa yol açacak derecede benzerlik bulunduğu, davalının markasına at figürünü eklemesinin markasına ayırt edicilik vasfı kazandırmadığı,

davacının "..." ibareli markası ile davalının markasının 25'inci sınıfta “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar kemerler, ayak giysileri, baş giysileri" olarak aynı sınıftaki malları kapsadığı, bu durumun tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verebileceği, yine davacının ... + şekil markası ile davalının markasının 35'inci sınıfta birebir aynı şekilde içeriklere sahip olduğu ve bu durumun tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verebileceği, davacının dosyaya sunduğu faturalar ve görsellerden dava konusu "..." ibaresini 2012 yılından beri kullandığı,

dosyadaki deliller kapsamında "..." ibaresi üzerinde öncelik hakkının olduğu ve SMK 6/3 çerçevesinde hükümsüzlük talebinde haklı olduğu anlaşılmakla, davanın kabulüne, davalı adına tescilli ... başvuru nolu "...+şekil" ibareli markanın hükümsüzlüğüne dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.