İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/193 K.2023/198

Mahkememizde görülmekte bulunan Markanın İptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

TALEP

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle. Müvekkili adına ... (IR No. ...) sayılı “...” ve ...

(IR No. ...) sayılı “...” markaları WIPO üzerinden Türkiye için dosyalandığını ve Türk Patent Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda SMK”nın 5/1 (ç) maddesi kapsamında kısmi olarak reddedildiğini, bu marka başvurusu davalı tarafa ait marka nedeniyle reddedildiğini, müvekkili firma o tarihlerde idari süreçlerde karara itiraz ve sair aşamaları gerçekleştirdiğini, davalı yanın redde mesnet markayı kullanmadığını ve sicili meşgul ettiğini tespit edildiğini, müvekkilini hukuki yararı başvurusunun reddedildiğini anda ortaya çıkmış olmakla,

bu anlamda ... sayı ile tescilli markanın kullanılmaması nedeniyle tescilli olduğu ... ve ... sınıflardaki tüm mallar ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ettiğini, ... motorunda davalı markasının kullanılıp kullanılmadığı noktasında araştırma yapıldığını ve markanın Türkiye'de kullanılmadığının görüldüğünü, olumsuzun ispatının mümkün olmadığından ve iddia eden ispatla mükellef kuralına istisna olan durumdaki kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davaları olduğunu, bu anlamda markayı kullandığını ispat etmesi gereken davalı yandan başkası olmadığını,

bu anlamda davalı yanca ispat edilmesinin gerek olduğunu, öncelikle dava konusu markanın kullanılıp kullanılmadığının tespiti için davalı yanın ticari defterleri üzerinde inceleme yapılmasını talep ettiğini, davalı adına tescilli marka ... ve ... sınıflarda tescilli olduğu emtiaları ve hizmetleri üzerinde tescilli olduğunu, bu emtialar ve hizmetler yönünden markanın dava tarihinden geriye dönük 5 yıllık sürede ciddi biçimde kullanılmadığını ve TPMK sicilini işgal ettiğini, üçüncü kişilerin ve müvekkilinin hakkını zayi ettiğini tespit edildiğini,

Sınai Mülkiyet Kanunun amir hükümleri çerçevesinde kullanılmayan markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle. Davacı taraf, Müvekkili ... Ltd.

Şti. adına TPMK sicilinde ... ve ... sınıflar için tescili bulunan "..." ibareli markanın "kullanılmadığından" dolayı "Hükümsüzlüğüne (İptaline), sicilden terkinine" karar verilmesini talep ettiğini, dava sürecinde üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararının verilmesi talebinde bulunduğunu, davacı tarafın müvekkili şirkete adına TPMK sicilinde ... sayı tescilli bulunan "..." ibareli markanın kullanılmadığının gerekçesi ile hükümsüzlüğünü (iptalini) talep etmesinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, müvekkili şirketin uzun zamandır "..." markası ile üretim yapıldığını,

"..." etiketi ile ürettiği ürünlerin Türkiye ve ...'da satışını yapmakta olduğunu, davacı tarafın "markanın kullanılmadığına" ilişkin iddiası dayanaktan yoksun olduğunu, gerçek olmadığını söz konusu markanın müvekkili şirket tarafından kullanılmakta olduğunu, hükümsüzlüğüne (İptaline), sicilden terkinine" karar verilmesini talep ettiğini, dava sürecinde üçüncü kişilere devrinin önlenmesini itiyati tedbir kararının verilmesinin talebinde bulunduğunu,

davacı tarafını müvekkili şirket adına TPMK sicilinde ...sayı tescilli bulunan "..." ibareli markanın kullanılmadığının gerekçesi ile hükümsüzlüğünü (iptalini) talep etmesinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, müvekkili şirket uzun zamandır "..." markası ile üretim yapmakta olduğunu "..." etiketi ile ürettiği ürünlerin Türkiye ve ...'da satışını yapmak olduğunu, davacı tarafın "markanın kullanılmadığına" ilişkin iddiasının dayanaktan yoksun olduğunu, gerçek olmadığını, söz konusu markanın müvekkili şirket tarafından kullanılmak olduğunu, tescil belgesini dilekçe ekinde sunduklarını,

müvekkili "..." markası ile ürettiği ... ve ... sınıf ürünlerde "..." etiketini kullanmakta olduğunu, ürünlerin üretimi aşamasında düzenlenen, ürünlerin yapımında kullanan kumaş, malzeme, beden numaralarını gösteren kartelayı da örnek olması adına sunduklarını, müvekkili şirket "..." markası ürünlerinin başka ülkelere ihraç etmekte olduğunu, ...'ya yaptığı ihracata ilişkin bir faturayı örnek olması için dilekçe ekinde sunduklarını, müvekkili şirket "..." markası ile Türkiye'de ürettiğini ... ve ... sınıf ürünleri Türkiye'de satışa sunduğu gibi başka ülkelere de ihraç etmekte olduğunu,

müvekkili şirket uzun yıllardan beri "..." markasını tanıtmak için yatırım yaptığını ve bu markayı tanınır hale getirdiğini, özellikle ...'da "..." markası bilinen tanına bir marka olduğunu, ...'da birçok mağazada müvekkiline ait "..." markalı ürünler satılmakta olduğunu, ..'nın en büyük e-ticaret platformu olan .. sitesinde Müvekkile ait "..." markalı ürünler satılmakta olduğunu, ... e-ticaret platformunun internet sitesinde yer alan müvekkili şirkete ait "..." markalı ürünlerin bilgisayar çıktılarını dilekçesi ekinde sunduklarını,

internet arama motorlarından herhangi birinden yapılacak aramada ... e-ticaret platformuna ve müvekkili şirkete ait "..." markalı ürünlere ulaşmanın mümkün olduğunu, davacı tarafın müvekkili şirket adına tescilli olan "..." ibareli markanın "hükümsüzlüğüne" karar verilmesine ilişkin talebi haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, davacı, dava konusu markanın müvekkili şirket tarafından kullanılmadığını ileri sürmekte olduğunu, bu iddianın doğru olmadığını, söz konusu marka müvekkili şirket tarafından kullanılmakta olduğunu, söz konusu markanın müvekkili tarafından kullanıldığından TPMK sicili ve ... marka siciline tescil edildiğini,

...'da söz konusu markanın müvekkili şirket adına tescilin 23.06.2021 yılında yapıldığını, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup davanın reddine karar verilmesini talep ettiklerini, mahkeme tensip zaptında "... tescil numaralı markanın dava sonuçlanıncaya kadar 3. şahıslara devrinin önlenmesi için sicil kaydına tedbir konulmasına karar vermiş olup, tedbir kararına itiraz ettiklerini, müvekkilinin usule uygun olarak TPMK siciline tescil ettirdiğini, markasının hükümsüzlüğe karar verilmesine ilişkin talep haksız ve dayanaktan yoksun olduğunu,

haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu aşikar olan talebine istinaden tedbir kararı verilmesinin de hukuka aykırı olduğunu davanın reddini talep etmiştir.

DELİLER VE GEREKÇE

Dava; 6769 sayılı SMK'nın 9/1 maddesine dayalı markanın kullanılmama nedeni ile iptali ve davalı adına tescilli ... numaralı markanın sicilden terkini istemlerine ilişkindir.

Davacıya ait tescil süreci devam eden “...” ve “...” markalarının TPMK tescil kayıtları celp ve tetkik edilmiştir.

İptali talep edilen davalı adına tescilli ... başvuru numaralı "..." ibareli şekil markasının TPMK tescil kayıtları celp ve tetkik edilmiştir.

Mahkememizin 13/05/2022 tarihli tensip zaptının 11 numaralı ara kararı ile ... tescil numaralı markanın dava sonuçlanıncaya kadar 3.şahıslara devrinin önlenmesi için sicil kaydına tedbir konulmasına, bu hususta TPMK'ya müzekkere yazılmasına karar verildiği, tensip zaptının davalı tarafa tebliği ile ihtiyati tedbir kararının tebliğ edildiği, davalı yanca süre uzatım kararına istinaden cevap dilekçesi sunularak ihtiyati tedbir kararına itiraz edildiği görülmüştür. İhtiyati tedbire itiraza ilişkin süre kesin süre niteliğinde olup cevap süresinin uzatılması ile birlikte kesin sürenin de uzaması mümkün değildir. Bu durumda davalı yanca süresi içinde tedbire itiraz edilmediğinden tedbire ilişkin itirazın incelenmesine gerek görülmemiştir.

Davalı tarafın delil olarak "..." ibareli markanın ...'da davalı şirket adına tescil belgesi, ürettiğini beyan ettiği ürünlerde kullandığı "..." marka etiketler, diğer üretim malzemeleri, ...'nın e-ticaret platformu olan ... e-ticaret platformunda yer alan "..." markalı ürünler, bu platformda yapılacak aramaların sonuçları, davalı şirketin defterleri, faturalar, ihracat belgelerine dayandığı görülmekle mâli bilirkişiye davalının ticari defter, fatura, bilgi-belge ve kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine karar verilerek bilirkişi incelemesi yapılması sağlanmıştır.

Mahkememizce dosya kapsamına alınan SMK - marka uzmanı vekili bilirkişi Selin Pehlivan ve mali müşavir bilirkişi ... marifeti ile hazırlanan 20/02/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında özetle; Davalının sunmuş olduğu fatura ve ihracat belgelerinde davaya konu marka ile ilgili bir ibare bulunmayıp sunulan sözleşme ile irtibatlandırılması mümkün olmadığı, kullanıma ilişkin sunulan sosyal medya hesabı, whatsapp yazışmaları vb. incelendiğinde ciddi bir kullanımın varlığından söz edilemeyeceği, dosya kapsamında ... başvuru nolu ... ibareli markanın tescilli olduğu tüm sınıflar açısından SMK mad.9 iptal şartlarının oluştuğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Mahkememizce dosya kapsamına alınan SMK - marka uzmanı vekili bilirkişi ... ve mali müşavir bilirkişi ...marifeti ile hazırlanan 05/07/2023 tarihli bilirkişi ek raporunun sonuç kısmında özetle.

Davalının sunmuş olduğu fatura ve ihracat belgelerinde davaya konu marka ile ilgili bir ibare bulunmayıp sunulan sözleşme ile irtibatlandırılması mümkün olmadığı, kullanıma ilişkin sunulan sosyal medya hesabı, whatsapp yazışmaları vb. incelendiğinde ciddi bir kullanımın varlığından söz edilemeyeceği, dosya kapsamında ... başvuru nolu ... ibareli markanın tescilli olduğu tüm sınıflar açısından SMK mad.9 iptal şartlarının oluştuğu, Sunulan “...” markalı fiziki ürünlere karşın mali kayıtlara da marka adı ile yansıması gerekir iken bunun defter belge üzerinde tespit edilemediği, buna ilişkin muhasebe düzeni oluşturulmadığı,

işbu haliyle “...” markasının mali kayıtlarda satışlara ne ölçüde yansıdığının ölçülemediği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Huzurdaki davada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 9/1 maddesine dayalı olarak markanın kullanılmama nedeni ile iptali ve davalı adına tescilli ...numaralı markanın sicilden terkini talep edilmiş olup SMK'nın 26. maddesinde kullanmama nedeniyle markanın iptaline karar verme yetkisinin Türk Patent Kurumuna ait olduğu düzenlenmiştir.

Ancak bu hüküm SMK'nın 192/1. maddesi uyarınca Kanun'un yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği için SMK'nın Geçici 4. maddesine göre, SMK'nın 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkememize aittir.

Bu kapsamda dava tarihi itibari ile uygulanması gereken SMK'nın 9. maddesinin ilk fıkrasında, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceğinin düzenlendiği, 2. fıkrasında ise ''Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.'' şeklinde ifade edildiği görülmüştür. Markanın kullanıldığını ispat yükü ise davalı taraf üzerinde olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği sınıf/alt sınıflar için, pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığı ispatlanması gerekmektedir.

Davalı adına tescilli... başvuru ve tescil numaralı ''...'' ibareli şekil markasının ... sınıflarda 14/06/2016 tarihinde tescil edildiği TPMK kayıtlarından görülmüş olup davalı delillerinin yerinde incelenmesi sureti ile kök ve ek rapor kapsamında tetkik edildiği üzere markanın sipariş üzerine çalışıldığı, yurtiçi satışlarının bulunmadığı, ağırlıklı olarak ... ile çalışıldığı ve sipariş geldikçe fason üretim yaptırmak suretiyle ihracat yapıldığının beyan edildiği, envanter defterinde stokların ayrıntılı listesi bulunması gerekir iken bu içerikte defter ibraz edilmediği, sunulan defterde sadece hesap planı dökümünün alındığı,

envanter defterinin delil niteliği taşımadığı görülmüştür. ''...'' ibareli etiketlerin tedarikine ilişkin fatura ibraz edilmediği, davalının sunmuş olduğu fatura ve ihracat belgelerinde davaya konu marka ile ilgili bir ibare bulunmayıp bu nedenle sunulan konsinye sözleşmesi ile irtibatlandırılamadığı, kullanıma ilişkin sunulan Instagram hesabı incelendiğinde 96 takipçisinin olduğu tespit edilmiştir.

Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılmasının kanunen markanın kullanılması olarak kabul edilmesi gerekmekte ise de ihracat çıkış belgelerinde markayı işaret eden kayıtlara rastlanılmadığı, ...'nın e-ticaret platformunda satışa sunulmuş olmasının malın piyasada tanınması için yeterli olmayıp, “...” ... online satış platformundaki veriler de incelendiğinde ürünler üzerinde çok az sayıda değerlendirmenin yapıldığı, bu kapsamda dosyaya sunulan deliller ve yerinde incelemede elde edilen deliller yönünden ilgili markanın pazar yaratabilmek için ciddi bir ölçüde kullanımı olmadığı kanaatine varılması gerekmiştir.

Neticeten markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği sınıf/alt sınıflar için, pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığı ispatlanamadığından, davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.

Katip · -imzalıdır Hakim · -imzalıdır