İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2022/121 K.2023/39

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hakkına Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men'i, Durdurulması, Önlenmesi, Ticaret Unvanı Sicilden Terkini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle. Davacı tarafın 1991 yılından beri ticari faaliyetini sürdürdüğünü,”...Şti” şeklindeki ticaret unvanı ve “...” esas unsurlu markası ile tanınmişlik sağladığını,(unvanda yer alan ... ibaresinin ... olarak 2005 yılında değiştirildiğini) 19.05.2001 yılından beri www...com alan adını kullandıklarını ... başvuru numaralı “...” markasının .. ve ... sınıflarda tescilli olduğunu, inşaat hizmetleri alanında tanındığını, davalının “...

ŞİRKETİ” şeklinde ticaret unvanını 2004 yılından beri tescil ettirerek kullandığını, davalıya ait ... adlı internet sitelerinde “...” ibaresini markasal olarak kullandığını, davalının ...başvuru numaralı, “...” ibaresi ile marka tescil başvurusunda bulunduğunu, davacının itirazları nedeni ile red edildiğini, ticaret unvanı ve markasal kullanımın birbirinden farklı olduğunu, davalının Ticari unvanını davacının markasına iltibas oluşturacak şekilde kullandığını, bu kullanımın 556 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenle davacının tescilli ... başvuru numaralı rarkasına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti,

men'i, durdurulması, önlenmesi, davalı unvanı olan “... ŞİRKETİ"nin sicilden terkini ve bu terkinin gazetede yayınlanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili “... ŞİRKETİ'nin 27.07.2000 tarihinde kurulan "...

LTD.ŞTİ” firmasının isminin tadil edilerek 16.03.2004 tarihinde tescil ederek kullanmaya başladığını, davacının ... başvuru numaralı "... şekil" markasının .... sınıflarda tescilli hizmet markası olduğunu, ... başvuru numaralı “...” ibareli kendi marka başvurularının ...sınıfta mallar için olduğunu, farklı sektörlerde yer aldığını ve karışıklığa sebep olmayacağını, Ticari unvanlarının davacı markasının tescilinden önce tescillendiğini, “...” ibaresinin kimsenin tekeline verilemeyeceğini, davacının markasının tanınmış marka olmadığını, marka başvurularının red edilmediğini, itiraz ettiklerini sürecin devam ettiğini,

yetkinin Ankara Mahkemelerinde olduğunu ve davanını reddine karar verilmesini talep etmiştir.

KANAAT VE GEREKÇE

İşbu dava 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış Marka Hakkına Tecavüzün ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men'i, Durdurulması, Önlenmesi, Ticaret Unvanı Sicilden Terkini talepli davadır.

TPMK kayıtlarının incelenmesinde, davacıya ait ... markasının ... no ile ... Sınıflarda tescili için 13.12.2006 tarihinde başvurulduğu, markanın 11.12.2007 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Davalıya ait ... ibareli markanın ise, ... numara ile ... sınıflarda tescili için 27/10/2015 tarihinde başvurulduğu, markanın 21/06/2017 tarihinde tescil edildiği görülmüştür.

Mahkememizce yapılan ilk yargılama sonunda ; 2017/347 esas, 2017/310 Karar ve 07/11/2017 tarihli kararı ile " Davacı ...Ltd. Şti tarafından davalı ... Ltd. Şti. Aleyhine açılan davanın kabulü ile davalının ticaret unvanını markasal kullanımı nedeni ile davacı marka hakkına tecavüzün tespiti, men'i, durdurulması ve önlenmesine, davalının ticaret unvanının terkinine, davalı yanın www.genyapi.com.tr. Uzantılı alan adına erişimin engellenmesine" karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce verilen karar davalı tarafça istinaf edilmiş, istinaf üzerine dosyayı inceleyen İstanbul BAM 16. Hukuk Dairesi 2018/1428 Esas, 2021/576 Karar, 19/03/2021 tarihli Kaldırma Kararı ile Mahkememiz kararının kaldırılmasına karar veriltir.

Kaldırma Kararı üzerine dosya yeniden mahkememize tevzi olunmuş yargılamaya devam olunmuştur.

İstanbul BAM 16. Hukuk Dairesi 2018/1428 Esas, 2021/576 Karar, 19/03/2021 tarihli Kaldırma Kararında, "Dosya kapsamına celp edilen kayıtlardan, davalı tarafın ticaret unvanının 16.03.2004 tarihinde, davalı alan adının 14.07.2004 tarihinde tescil edildiği, davalı vekilinin dilekçelerinde müktesep hak iddiasında bulunduğu, mahkemece savunmanın değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

Tüm bu hususlar gözetilerek, mahkemece eksik incelemeye dayalı olarak davanın kabulüne karar verildiğinden, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, mahkeme kararının 6100 Sayılı HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına, dosyanın davalı marka başvuru kayıtları getirtilerek, davalı web sitesindeki kullanımlarının da bilişim bilirkişisi vasıtasıyla tespiti ile, davalı kullanımlarının davalı markasına tecavüz edip etmediği konusunda gerekirse yeni bir heyetten rapor alınması, davalının unvan ve alan adı tescil tarihlerine yönelik savunmasının değerlendirilmesi ile hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi" demiştir.

Mahkememizce 05/10/2021 tarihli duruşmada, dosyanın bir marka vekili, bir inşaat mühendisi, bir bilişim uzmanından oluşan yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, tarafları arasındaki uyuşmazlık konusunun tespiti yönünden özellikle BAM kaldırma kararında belirtilen hususlara ilişkin, davalı tarafın ticari unvanlarının 16/03/2004, alan adının ise 14/07/2004 tarihinde tescil olduğu nazara alınarak davalının müktesap hak iddiasının somut olay bakımından gerçekleşip gerçekleşmediği,

bilişim uzmanı bilirkişi marifeti ile davalı web sitesindeki kullanımların tespiti ile davalı kullanımlarının davacıya ait marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda bilirkişi raporu alınmasına dair karar verildiği, mahkememize sunulan 08/02/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle ; davalı tarafça aktif olarak kullanılan http://.../ adresli internet sitesinde ... yapı teknikleri ünvanı ile pimapen pencere doğrama ticareti gerçekleştirildiği, mahkememizce geriye dönük inceleme gerçekleştirilmesi amacı ile verilen görev üzerine,

www.genyapi.com.tr adresine ait arşiv kayıtları incelenmiş ve 10.12.2005 –05.12.2021 tarihleri arasında 51 kez arşivlenmiş olduğu tespit edildiği, arşiv kaydı olan yıllarda rastgele seçilen arşivler arasından bazı kayıtlar sayın mahkemenize sunulmak üzere kayıt altına alındığı, tespit yapılan arşiv kayıtlarında ... alan adından inşaat alanında faaliyet gösterildiği tespit edildiği, davacının tescilli “... şekil” markası ile davalının tescilli “...” markası ve “... Ltd.

Şti”, , “...”, , , “...Şti” ibareli fiili kullanımlarının ayırt edilemeyecek denli benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı, her iki tarafın ticaret unvanının esas unsuları benzer olsa da, davalının unvanının tescilinden ve markasını tescilsiz olarak kullanımından itibaren yaklaşık 12 yıl sonra dava açıldığından sessiz kalma suretiyle hak kaybı olarak değerlendirilebileceği görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Karıştırılma İhtimali Bakımından Yapılan Değerlendirme

Markalar arasında ayniyet veya benzerliğin tespitinde markanın bütünü tibariyle bıraktığı izlenimin dikkate alınması gerekmektedir. Arkan' a göre; marka incelemesi, markayı oluşturan unsurlar parçalara bölünerek yapılmamalıdır. Markaların tek başına ayrım gücü bulunmayan tanımlayıcı işaretlerden oluşan kısımlarının aynı yada benzer olup olmadıklarının üzerinde durulmasına gerek yoktur. (Prof. Dr. Sabih Arkan, Marka Hukuku, cilt I, s. 99) İltibasın, karıştırılma olasılığının belirlenmesinde iki markanın bir bütün olarak bıraktıkları genel izlenime bakılmalıdır. Markanın esas unsurunun kullanılıp kullanılmaması iltibası belirlemede önemlidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... - numaralı 13/12/2006 başvuru tarihli ...+ şekil markası davacı adına ...sınıflarda tescillidir. Davalı adına TPMK nezdinde 27/10/2015 başvuru tarihli ...numaralı genyapı yapı teknikleri markası ... sınıflarda tescillidir.

Bilişim uzmanı bilirkişisi tarafından yapılan incelemede davalıya ait ... adresli internet sitesinde davaya konu genyapı markasının fiili kullanımlarının "...Ltd. Şti." , "..." şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca davalının sunduğu, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 tarihli faturalarda genyapı markasının fiili kullanımının... tarihli faturalarda ..., şirket kaşesinde "... Şti." şeklinde kullanıldığı görülmüştür.

Sonuç olarak kaldırma öncesi kararda da belirtildiği üzere, taraflara ait markasal kullanımların, markaların bütünü itibari ile bıraktıkları etki incelendiğinde, ortalama tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verecek şekilde görsel, fonetik ve anlamsal olarak benzerlik taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Malların ve Hizmetlerin Aynılığı ve Benzerliği

Marka sahibi, markası hangi sınıflarda tescil edilmişse markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, o mal veya hizmetler ve onlarla benzer olan mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Tanınmış markalar bunün istisnasını oluşturmaktadır.

Davacının "... şekil" markası ... sınıflarda tescilli olmakla, davalıya ait "..." markası ...sınıflarda tescilli olduğu anlaşılmaktadır. Davacının inşaat ve mühendislik hizmetleri verdiği bu alanlarda faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bilişim uzmanı tarafından yapılan incelemede ayrıntılı olarak görüldüğü üzere, davalının pimapen pencere doğrama ticareti ile inşaat alanında faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca davalı yerden ısıtma sistemleri montajı da yapmakta ve ...” nun Ankara yetkili bayisidir. Sonuç olarak her iki tarafın markalarının ayrı sınıflarda korunduğu ancak benzer sektörlerde ve alanlarda kullanıldığı kanaatine ulaşılmıştır.

Halk Tarafından Karıştırılma İhtimali

SMK Md. 6/1 maddesinde - belirtilen nispi red - sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmaktadır. Bu tüketici modeli, kural olarak alışveriş sırasında çok vakit harcayan, inceden inceye araştıran karşılaştıran bir tüketici anlamına gelmemekte, ancak bilgisi olan ve malı daha önce almış, kullanmış veya bilen bir tüketici olarak kabul edilmektedir.

(İlhami Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Haksız Rekabet Davaları isimli eserinde sf. 145-146) Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halkın olduğu göz önünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır.

Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından “umumi intiba” olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. (Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst.1999, Birinci Baskı,sh. 400 vd.)

Firmaların hizmet verdiği kitle özel bir tüketici grubu yada uzmanlık/ihtisas sahibi bir tüketici grubu değildir. Bu sebeple ortalama tüketici kitlesinin dikkate alınması gerekmektedir. Davalının marka kullanımının davacının markası ile aynı sınıflarda kullanıldığı tespitimizle aynı zamanda çağrıştırma sebebiyle bağlantı kurulması ihtimali dahil karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzerlik olduğu ve iltibas yarattığı kanaatine varılmıştır.

SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI AÇISINDAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

6769 sayılı SMK öncesi dönemde sessiz kalma yoluyla hak kaybı Yargıtay kararları ile uygulamada yer almıştır. Bu anlayışın altında temel dayanak TMK m. 2 de yer alan *dürüstlük Kuralı” ilkesidir. Sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluşması öncelik hakkı sahibinin sonraki kullanıma bir süre katlanmış olmasıdır. Bu Sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilirken, öncelik hakkının sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavır önemlidir (Bkz. Yargıtay 11. HD,T. 10.02.2015, E. 2014/4099, K. 2015/1628 ).

Davalının ticaret unvanının 2004 yılında tescil edildiği, www.genyapi.com.tr alan adının 2004 yılında alındığı görülmektedir. Davalının ticaret unvanını gerek dosyaya sunmuş olduğu faturalar ve gerek web sitesi kapsamında (davalı 2005 yılında aktif etmiş olduğu www.genyapi.com.tr adlı web sitesini uzun süredir kullanmadığını beyan etmişse de). 2004-2021 yılları arasında pimapen pencere doğrama alanında.

2018,2019 ve 2020 yıllarında inşaat sektöründe markasal olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle; davalının şirket kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra markasını tescilsiz olarak kullandığı görülmektedir. Davacı tarafın dosyaya sunduğu belge ve faturalar incelendiğinde davacının ticaret unvanını aktif olarak kullanmaktadır. Davacının marka korumasının 2006 yılında başladığı anlaşılmaktadır.

Dosya kapsamında davacının marka koruması başlamadan önce ticaret unvanını markasal kullanımı yada markasını tescilsiz kullanımı tespit edilememiştir. Davalının davacının marka koruması başlamadan önce “genyapı” ibaresini tescilsiz olarak fiilen kullandığı anlaşılmaktadır.

SMK md.25/6 uyarınca, “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”şeklindedir.

Mehaz Avrupa Birliği Marka Direktifi md. 9 ve Topluluk Marka Tüzüğü m. 53/1” de; hak sahibi başkası tarafından markasının aynısının veya benzerinin kullanıldığını veya tescil edildiğini bildiği halde kesintisiz beş yıl boyunca bunun kullanımına katlanmışsa, artık bu markanın hükümsüzlüğünü talep edemez ve kullanılmasına karşı çıkamaz şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlenmenin dayanağı MK md. 2” de düzenlenen dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağıdır.

Ancak bunun için hak sahibinin iyi niyetli olması gerekmektedir. Kötü niyet varsa dava açma süreye tabi değildir. Bu bakımdan sessiz kalma suretiyle hak kaybının ileri süren kişinin kötüniyetli olmaması önemlidir. Açık bir şekilde kötü niyetli başvuru veya kullanım halinde bulunan kişinin, karşı tarafın bu şekilde sessiz kalmasına dayanamayacağı kabul edilmektedir. Dosya kapsamında davacının sunduğu delillerden davalının kötü niyeti tespit edilememiştir.

Davalı ile davacının aynı sektörde faaliyet gösterdiği, basiretli bir tacir olarak davacının davalıdan, ticaret unvanı ve marka kullanımından haberdar olmamasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak her iki tarafın ticaret unvanının esas unsuları benzer olsa da, davalının unvanının tescilinden ve markasını tescilsiz olarak kullanımından itibaren yaklaşık 12 yıl sonra dava açıldığından, sessiz kalma sureti ile hak kaybı olacağı kanaatine varılmıştır. Tüm bu açıklamalar ışığında toplanan deliller, kaldırma kararı doğrultusunda alınan bilirkişi raporu bir arada değerlendirildiğinde sübut bulmayan davanın reddine dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Katip · e-imza Hakim · e-imza