İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2021/2105 K.2023/1361

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı 2000'li yılların başından itibaren mangal kömürü ve piknik ürünleri paketlemeleri alanında faaliyet gösterirken, 2017 yılından itibaren Dilovası İmes OSB'de paketlemesini yaptığı birçok ürününü üretmeye başlamış olduğunu, 200'ü aşkın ürün ile pazarda yer almakta olduğunu, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştirdiğini, davalı farklı farklı sınıflarda marka tescilleri olmasına rağmen tescilli markalarını yoğun ve ciddi olarak kullanmadığını, davalının ... tescil nolu ... markasının kullanılmayan sınıflarda iptalinin gerektiğini,

davalı markalarını kullanmasa dahi davacı şirket "..." ibaresi ile marka başvurusu yaptığında davalı yan davacının tescil başvurusuna itirazda bulunarak kötü niyetli davrandığını, davalının ... tescil nolu ... markasını tescilli olduğu tüm sınıflar/mal ve hizmetler bakımından kullanmadığı açık olup akssini davalının aksini ispat etmesi gerektiğini, davalıya ait Türk Patent nezdinde kayıtlı, ... tescil nolu ... markasının 19. sınıfta kayıtlı olduğu, mal ve hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı müvekkilin adına tescil ettirdiği markanın her bir ürününü kullandığını, müvekkilin ... ismi ve ekleriyle uzun yıllardan bu yana ticari faaliyetlere başladığı ve halen de ticari hayatına devam ettiğini, ... isminin yıllardır müvekkillerine ait olduğunu ve kullanıldığını, markanın tanınmışlığı müvekkil şirket tarafından sağlandığı ve tanınmış marka siciline tescil edildiğini, tanınmış markanın aynısının yahut benzerinin herhangi bir başka sınıfta tescil edilmesinin söz konusu olamayacağını, marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan,

Türk Patent Enstitüsü resen tanınmış markanın aynısı yahut benzeri olan bir markayı reddettiğini, davacı tarafın iddia ettiği ve müvekkilinin kullanmadığını belirttiği bazı sınıflardaki isim ve logoların müvekkili tarafından kullanıldığını, davacı tarafça belirtilen ve davalı tarafından kullanılmayan herhangi bir terkine maruz kalacak ürün markası bulunmadığını, açılan davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul Anadolu 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 29/06/2021 tarih ve 2020/162 Esas - 2021/127 Karar sayılı kararıyla; "... dava, davalı adına tescilli ... nolu ... ibareli markanın kullanılmama nedeni ile tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından iptaline ilişkin olup, mahkememizce tüm deliller toplandıktan sonra dosya konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti tarafınca sunulan 23/02/2021 tarihli rapor ile davalı şirketçe tescilli olduğu 19. sınıf kapsamında yer alan "beton, alçı, toprak, kil, kum, doğal taş, yapay taş, ahşap,

plastik veya sentetik malzemeden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı inşaat yol yapımı malzemeleri" dışında kalan mal ve hizmetler bakımından kullanılmadığı yönünde rapor bildirildiği, sonuç kısmında ise, davacı tarafın davayı açmada hukuki yararının olmadığı yönünde görüş bildirildiği, buna göre tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde; öncelikle davacının, davayı açmakta hukuki yaranının olup olmadığı bakımından kullanmama nedeni ile iptal davalarını kimlerin açacağı SMK.nın 26/2 maddesinde belirtilerek "ilgili kişiler" olarak belirtildiği,

ilgili kişiler kavramının çok fazla geniş olarak tutulmayıp çok fazla dar olarak da tutulmaması gerektiği, buna göre davacının ticari ünvanının ... A.Ş olduğu, ... ibareli 16. Sınıf, 04. Sınıf,10. Sınıf, 8. Sınıf,21.Sınıf,24,28.

Sınıflarda çok sayıda tescilli marka sahibi olduğu, tarafların ortak olarak ... markası ile faaliyet göstermesi hem davacı şirketin hem de davalı şirketin dava dışı diğer markalarda ortak olarak 21. sınıf kapsamında tescilli ... isimli marka sahibi olmaları değerlendirildiğinde, davacının SMK nın 26/2 madde kapsamında davayı açabilecek ilgili kişiler kapsamına girdiği;

esas yönünden ise, davalı tarafından sunulan deliller ve tüm dosya kapsamı bakımından bilirkişi tarafından sunulan 23/02/2021 tarihli raporda, davalı tarafından davaya konu ... numaralı markanın tescilli olduğu 19.sınıftaki mal ve hizmetler bakımından "beton, alçı, toprak, kil, kum, doğal taş, yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemeden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı inşaat yol yapımı malzemeleri" dışında kalan mal ve hizmetler bakımından kullanımın tespit edilemediği, buna göre davalının 19.sınıfta yer alan diğer mal ve hizmetler bakımından ciddi bir şekilde kullanmadığının anlaşıldığı,

bu nedenle davaya konu markanın kullanılmayan sınıf mal ve hizmetler bakımından kısmen iptaline karar verilmiştir.

Her ne kadar davalı tarafından, davalı ... markasının tanınmış marka olduğu yönde itirazda bulunulmuş ise de Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere tanınmış markalarında adına tescilli tüm markalarının tescilli olduğu mal ve hizmetler bakımından SMK.nın aradığı koşullarda kullanma zorunluluğu olup, tanınmış markalara yönelik kullanma bakımından herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı, bu nedenle davalının bu yöndeki itirazının yerinde olmadığı anlaşıldığından,

sonuç olarak davalı şirketin adına tescilli ... nolu ... markasını 5 yıllık yasal süresi içerisinde 19. Sınıfta yer alan "beton, alçı, toprak, kil, kum, doğal taş, yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemeden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı inşaat yol yapımı malzemeleri", dışında kalan mal ve hizmetler bakımından kullandığını ispat edemediği anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne." karar verilmiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde. "Bilirkişi raporunda 'Davalıya ait olduğu belirtilen www...com internet web sitesinin 11.05.2004 tarihinin kayıt olunduğu, 2004 yılından bu yana arşiv kayıtlarına ulaşıldığı ve davalı tarafından internet sitesi olarak yoğun ve aralıksız bir şekilde kullanıldığı' ifade edilmişse de internet sitesinin dava dışı "...

A.Ş." adına kayıtlı olduğunu, hem mahkemece hem de bilirkişilerce söz konusu internet alan adının davalı şirkete ait olduğu varsayılarak değerlendirme yapıldığını, ancak davalı şirkete ait yukarıdaki gibi bir alan adı bulunmadığını, Davalının dava konusu markasını lisans sözleşmesi ile kullandırttığı hususunun da hukuken hatalı değerlendirildiğini, davalının sadece dava açılmadan 6 ay önce lisans sözleşmesi yaptığını, ancak bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, söz konusu markanın yaklaşık olarak 15 sene kullanılmadığını,

ayrıca davalı tarafın kağıt üzerinde sadece bir lisans sözleşmesi yapmış olmasının da SMK bağlamında bir kullanımın sayılmasına yetmeyeceğini, kaldı ki lisans alan kişilerin de bu markayı kullanmadıklarını, Bilirkişi raporunda her ne kadar "Davalı taraf delilleri içerisinde 2015 ve 2016 tarihlerine ait 2 adet fatura yine 2015 ten 2020 tarihine kadar 1 er adet fatura bulunduğu, fatura içeriklerinde mutfak, tezgah, yapıştırıcı ve kiremit yazdığı, diğer delilleri arasında katalog ve 2017 tarihinde alınan ödül yazısı bulunduğu,

davalıya ait www...com web sitesi incelendiğinde yine kiremitlerle ilgili olduğu görüldüğü." denilerek markayı davalının kullandığı değerlendirilmişse de, söz konusu hususların hiçbiri dava konusu markanın "ciddi kullanımı" olarak değerlendirilebilecek nitelikte olmadığını, Her ne kadar bilirkişi raporunda 4 adet faturada markanın kullanıldığı ifade edilmişse de faturaların tarih içerip içermediği,

faturalarda markasal kullanımın olup olmadığı ve faturaların hukuki olarak fatura niteliği taşıyıp taşımadığı hususları hiç irdelenmeden rapor tanzim edildiğini,Bilirkişi raporunda 'Davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanan marka kullanım sözleşmeleri ile markaların kullandırtıldığı' şeklinde ifade edilmişse de söz konusu lisans sözleşmelerinin tamamının 01.01.2020 tarihinde akdedildiğini, bu sözleşmelerin tek taraflı her zaman yapılabilen sözleşmeler olup, lisans verenin de lisans alanında dava konusu markayı kullanmadığının sabit olduğunu,

ABAD kararları ve Yargıtay içtihatları gereğince her ne kadar lisans sözleşmesi kullanımın bir delili olarak sayılabilecekse de söz konusu lisans sözleşmesinin sadece görünürde yapılmış olmasının hukuken hiçbir değer ifade etmeyeceğin." beyanla ilk derece mahkemesi kararının talepleri gibi kaldırılması istenmiştir. Davalı vekili istinaf dilekçesinde.

"Davacı taraf kötüniyetli olarak bahse konu müvekkile ait tanınmış markalarının bazı kısımlarını kullanmadıkları iddiasıyla iptalini talep ettiğini, Bilirkişi raporunda 'Dava konusu markaların ...

Şirketi adına tescilli olduğu, davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanana marka kullanım sözleşmeleri ile markaların kullandırtıldığı.' belirtilmiş olup, açılı davanın reddi gerektiğini,Mahkemece gerekli görülmesi halinde, davalı holding ile ilişkili şirketler arasında imzalanan marka kullanım sözleşmeleri / Lisans sözleşmesi kapsamında gerekli belgelerin de temin edilebileceğini,

kaldı ki sözleşmelerin dahi açılı davanın reddi için yeterli olduğunu,Bilirkişi raporunda davalı müvekkile ait internet sitesinin aktif ve 2004 yılından bu yana kullanımda olduğunun da belirtilmiş olması karşısında davanın reddi gerektiğini." beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması istenmiştir.

DELİLLER

* Bilirkişiler ... 23/02/2021 tarihli bilirkişi raporunda. "Dava konusu markaların ... Şirketi adına tescilli olduğu, davalı holding ile ilişkili şirketler arasın da imzalanan marka kullanım sözleşmeleri / Lisans sözleşmesi ile markaların kullandırtıldığı tespit edilmiştir.

Davacıya ait olduğu belirtilen dosyaya sunulan bahsi geçen “www...com” internet web sitesinin kullanımda ve aktif olduğu, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 01.11.2014 tarihinin kayıt olunduğu, davacıya ait olan ilgili internet web sitesinin “www...com” adresinde 2014 yılından bu yana arşiv kayıtlarına ulaşıldığı ve davacı tarafından internet sitesi olarak yoğun ve aralıksız bir şekilde kullanıldığı, davalıya ait olduğu belirtilen dosyaya sunulan bahsi geçen “www...com” internet web sitesinin kullanımda ve aktif olduğu,

alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 11.05.2004 tarihinin kayıt olunduğu, davalıya ait olan ilgili internet web sitesinin 2004 yılından bu yana arşiv kayıtlarına ulaşıldığı ve davalı tarafından internet sitesi olarak yoğun ve aralıksız bir şekilde kullanıldığı, Davalı tarafa ait ve iptali istenen ... dosya numaralı ... ibareli markanın, 19. Sınıf kapsamında sayılan emtialarında davalı tarafça kullanıldığına dair somut delile rastlanmadığına, Davalı tarafın 01.01.2020 tarihinde ...

A.Ş. firması ile marka kullandırma sözleşmesi yaptığı, markanın başvuru tarihi 2008 ve marka kullandırma sözleşmesinin tarihi 2020 olduğu, 12 yıllık süre içerisinde yukarıda belirtilen emtialarda faaliyetinin bulunmadığı, bununla birlikte bu tür sözleşmelerin akdedilmesinin, tek başına markanın kullanıldığı anlamına gelmediği,

üçüncü kişinin de markayı ciddi biçimde kullandığını ispatlaması gerektiğine, davacı taraf kullanmama sebebi ile markanın tüm emtialar bakımından iptalini talep etmiş ise de 19. sınıf kapsamında yukarıda verilen emtialar bakımından kendi kullanımını yani dava açmada hukuki yararının olduğunu, SMK m.26-2 kapsamında “ilgili kişi” kapsamında sayılması gerektiğini ispatlayamadığına, davalı tarafa ait ve iptali istenen ... dosya numaralı ... ibareli markanın,19.

Sınıf kapsamındaki sayılan emtialar da kullanmama sebebi ile kısmi iptal koşullarının oluştuğu, ancak davacının bu emtialar da kullanımını ispatlayamadığı, SMK m.26-2 kapsamında “ilgili kişi” kapsamında sayılıp sayılamayacağının mahkemeye ait olduğuna" dair kanaatte bulundukları görülmüştür.

GEREKÇE

Dava, markanın iptali ve sicilden terkini istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesi tarafından, "Davanın KISMEN KABULÜ ile; davalı adına tescilli ... numaralı markanın tescilli olduğu 19.sınıf kapsamındaki "beton, alçı, toprak, kil, kum, doğaltaş, yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı/inşaat/yol yapımı malzemeleri" hariç olmak üzere diğer emtialarda kullanılmama nedeni ile kısmen iptaline." karar verilmiştir.

Hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. 6769 Sayılı Kanun'un 9.maddesinde "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan kullanılmayan markanın iptaline karar verilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Beş yıllık sürenin hesabında 6769 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 10.01.2017 tarihinden önceki sürelerin de hesaba katılması yönündeki mahkeme değerlendirmesi yerinde olup; davalı tarafın mahkemece davanın kabulüne karar verilen emtialar yönünden markayı tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanmadığı ve somut olayda "kullanmamanın haklı nedene dayalı olduğu" da ispat edilemediğinden, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olduğundan, davalı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi incelemesi uyarınca; davacının "..." ibareli markalarının olması nedeniyle işbu davayı açma yönünden "ilgili kişi" kapsamında olduğu, davalıya ait ... markasının davalı şirketçe tescilli olduğu 19. sınıf kapsamında yer alan "beton, alçı, toprak, kil, kum, doğal taş, yapay taş, ahşap, plastik veya sentetik malzemeden yapılmış biçimlendirilmiş halde yapı inşaat yol yapımı malzemeleri" yönünden kullanımının tespit edildiği, her ne kadar davacı vekili tarafından "'Davalıya ait olduğu belirtilen www...com internet web sitesinin dava dışı ...

A.Ş. adına kayıtlı olduğu, davalıya ait olmadığı." ileri sürülmüş ise de; mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sırasında anılan bu şirketin davalı holding çatısı altındaki grup şirketlerden olduğu defter kayıtları ile sabit olduğundan, davacı itirazı yerinde görülmeyerek, mahkemece kullanım tespiti yapılan bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmesi yerinde olduğundan, davacı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.