İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2024/267 K.2024/1271

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin “...” markası altında başta ana faaliyet ürünü fermuar olmak üzere giysiler, ayakkabılar ve çeşitli çanta türleri için fermuarlar, tokalar ve kilitler üreten İtalya menşeli bir firma olduğunu, müvekkili markasının kendi sektöründe dünyaca tanınmış marka statüsünde olduğunu, müvekkilinin söz konusu marka ile 1952 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini, müvekkili markasının ülkemiz de dahil olmak üzere ... gibi yüzlerce tanınmış markanın ürünlerinde tüketici ile buluşan ve kendi sektöründe bilinen bir marka özelliğini taşıdığını,

davalıların müvekkilinin ticari itibarından yararlanmak ve sektöründe dünyaca tanınmış “...” markasından haksız şekilde yararlanmak adına TPE nezdinde başvuruda bulunduklarını ve ...sayı ile “... + Şekil” markasını 25, 26 ve 35. sınıfa dahil emtialar bakımından tescil ettirdiklerini, müvekkilinin dünyaca tanınmış markasının 26. sınıfa dahil emtialar için ... sayı ile marka 05/12/2014 tarihinde TPE nezdinde marka başvurusunda bulunduğunu, ancak söz konusu başvurunun davalı adına tescilli markası gerekçe gösterilerek reddedildiğini,

davalılar adına tescilli markanın kötü niyetli olarak tescil ettirildiğini ve müvekkilinin tanınmışlığından yararlanmaya yönelik olduğunu iddia ederek, davalı adına ... sayı ile “... + Şekil” markasının, 556 Sayılı KHK’nın 42. maddesi gereğince hükümsüzlüğünü ve aynı zamanda markanın kötü niyetli tescil edilmiş olması sebebiyle de hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalılardan ... vekili cevap dilekçesinde özetle;müvekkilinin dava konusu markayı 11/03/2010 tarihinde başvuru yaparak tescil ettirdiğini, huzurdaki davanın ise 30/05/2016 tarihinde açıldığını, hükümsüzlük davasının açılması için öngörülen 5 yıllık zaman aşımı süresi dolduğundan, zaman aşımı itirazında bulunduklarını, müvekkilinin hitap ettiği müşteri kitlesinin orta sınıf tüketici olarak tabir edilen kesim olduğunu, davacı her ne kadar müvekkilinin davacının ticari itibarından yararlanmasını hedeflediğini iddia etmekte ise de, bu durumun gerçeği yansıtmadığını, ne müvekkilinin,

ne de müvekkilinin satış yaptığı tüketici kitlesinin davacı tarafa ait markanın varlığından haberdar olmadığını, davacı yan sadece fermuar üretimi yaptığını iddia etmesine rağmen müvekkiline ait markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından iptalini talep ettiğini, davacının bu talebinde kötü niyetli olduğunu, kabul etmemekle birlikte, bir an için markaların benzer olduğu düşünülse dahi bu durumun müvekkiline ait markanın tamamen hükümsüz kılınması gerektirmeyeceğini, davacı tarafın başvuru sınıflarının, müvekkiline ait başvuru kapsamında çıkartılmasının yeterli olacağını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN İLK KARARI

İlk derece mahkemesinin 2017/364E, 2018/422 Karar sayılı, 13/11/2018 tarihli ilamında; "...1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,-Davalı adına ... no ile tescilli ... şekil markasının 26. emtia sınıf yönünden 6769 sayılı SMK göre kısmen HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, diğer sınıflar için hükümsüzlük isteminin reddine," şeklinde karar vermiştir.

İSTİNAF KARARI

Dairemizin 19/01/2022 tarih ve 2019/1006 Esas, 2022/74 karar sayılı ilamı ile; "...Davaya konu hükümsüzlüğü istenen markanın davanın açıldığı 27/04/2016 tarihinde her iki davalı adına tescilli olduğu anlaşılıyorsa da, TPMK'dan celp edilen kayıtlar ve marka devir sözleşmesinden, yargılama sırasında, davalı ...'ın %50 hissesini, Beyoğlu ...

Noterliği'nin 16 Şubat 2017 tarihli ... sayılı Marka Devir Sözleşmesi ile diğer hissedar ...'a devrettiği, devrin TPMK'ya tescil edilerek markanın tamamının ... adına tescil edildiği anlaşılmakla, mahkemece davalı ... yönünden davanın konusuz kaldığının dikkate alınmaksızın bu davalı hakkında da yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmamış, davalı sıfatı ile ilgili olduğundan bu husus Dairemizce resen dikkate alınmıştır.

Davacı tarafın Türkiye'de tescilli markasının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı markasının tanınmış olmadığı kanaatine varılmış, mahkemenin bu tespitine karşı davacı tarafça istinaf başvurusunda bulunulmadığından davalı yönünden usuli kazanılmış hak teşkil etmiştir.

Davacı tarafça markasının ülkemizde de kullanıldığı ileri sürülmüş ve davalı markasının Türkiye'de kullanıldığını ispat yönünden bir kısım faturalar ve sözleşmeler sunulmuşsa da, faturalardaki ve sözleşmelerdeki yazıların İtalyanca olduğu anlaşılmakla, davacının Türkiye'de hangi ürünlerin satışını yaptığı ve satışı yapılan ürünlerin ... markasıyla satılıp satılmadığı anlaşılamadığından Dairemizce bu belgeler üzerinde değerlendirme yapılamamıştır.

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda ve kararın gerekçesinde ise, davacının reddedilen 26. Sınıfta 2015/36085 başvuru numaralı marka başvurusuna konu ... markası ile, davalının hükümsüzlüğü istenen markasının iltibas yönünden karşılaştırılması yerinde değildir.

Mahkemece öncelikle, davacı tarafa markanın Türkiye de davalı markasının başvuru tarihinden önceye ait ... markasının kullanıldığını gösteren faturaların ve sözleşmelerin tercümesinin ibrazı için kesin süre verilmesi, davacı markasının davalı markasının tescil başvurusundan önce Türkiye'de markasal olarak kullanılıp kullanılmadığı, hangi emtia grubunda kullanıldığı ve davacının tescilsiz kullanım nedeniyle öncelik hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, davalı markasının, davacının sonraki tescil başvurusuna konu edilen ve itiraz üzerine reddedilen marka ile karşılaştırılarak,

iltibas ihtimali bulunduğundan bahisle yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi yerinde olmamış, davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, HMK 355.

Madde gereğince resen gözetilen sebeplerle her iki davalı yönünden mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın davalı ...'ın davaya konu markadaki hissesini yargılama sırasında devretmesi nedeniyle davalı sıfatının devam edip etmediğinin değerlendirilmesi, diğer davalı yönünden de, yukarıda yazılı şekilde inceleme ve değerlendirme yapılarak karar verilmesi yönünden mahkemesine gönderilmesine" şeklinde karar vermiştir.

DAİREMİZ KARARINDAN SONRAKİ İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: "....Toplanan tüm deliller kapsamına göre, marka hukukunda ülkesellik prensibi geçerlidir.

Davacı tarafın TPMK nezdinde tescilli bir markası bulunmadığı gibi davalının markasının tescilinden öncesi dönemde Türkiye'de davacının distribütörlük şeklinde bir ticari faaliyeti olmadığı gibi davacının 2007-2010 yılları arasında Türkiye'ye fermuar ve fermuar bileşenleri ürünleri satışını yaptığı, fakat davaya konu ... markalı ürünlere ilişkin ciddi şekilde satış yapılmadığı, başka farklı marka isimleri altında yani dava dışı markalara konu ürünlerin ihracatının yapıldığı , toplanan delillere göre davacı markasının davalı markasının tescil başvurusundan önce Türkiye'de markasal olarak ciddi bir kullanımının bulunmadığı,

davacının tescilsiz kullanım yoluyla dahi marka üzerinde öncelik hakkına sahip olmadığı,davacı markasının tanınmış marka olmadığı, davacının huzurdaki davayı 27.4.2016 tarihinde açtığı, davalı markasının ise sicile başvurusunun 29.4.2011 tarihi olduğu dolayısıyla 5 yıllık sürenin dolmasına 2 gün kala açılan davada 5 yıllık süre kaçırılmamış olmakla birlikte davacının uzun süre bekleyerek dava açtığı , davalının tescilde kötüniyetli olduğuna dair ileri sürülen hükümsüzlük isteminin yerinde olmadığı, somut olayda toplanan delillere göre.

Davalı ... yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, Davalı ... hakkındaki davanın esastan sübut bulmadığından reddine;1- Davalı ... yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına,2- Davalı ... hakkındaki davanın reddine" şeklinde karar vermiştir.

İSTİNAF İSTEMİ

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle.

Kök ve ek raporların açıkça hukuki maddi hatalara dayalı olduğunu, ilk derece mahkemesince de bu husustaki itirazların belirtildiğini,Müvekkilinin ... markalı ürün satış yaptığı sabit olup, faturaların hepsinde ... şekil ibareli markanın yer aldığını, kullanılan figüratif markanın en üstte ve dikkate çekecek şekilde kullanılmış olduğunu, ortalama tüketici nezdinde markasal etki yarattığını, sektör içinde zaten bilinen bir marka olduğunu, müvekkilinin markayı aktif şekilde kullandığını, Müvekkilinin ticari ilişkide olduğu ...

ŞİRKETİ tarafından gönderilen müzekkere cevaparında da müvekkili ile ticaret yaptıkları ve markanın kullanıldığının sabit olduğunu,Raporda.

Farklı markalı ürünlerin ihracatının yapıldığı şeklindeki tespitinin hatalı bir değerlendirmeye dayandığını, zira bu hususta bir delil olmadığı gibi, ürün referans kodu madde kodu başlığındaki ifadelerin bilirkişiler tarafından marka olarak değerlendirilmiş olabileceğini, ... ibaresinin İTalyanca'da referans anlamına geldiğini, ... ibaresinin ise yarı otomatik sürgü anlamına geldiğini, teknik bir ifade olduklarını, marka olmadıklarını, kök ve ek rapor çeliştiği gibi mahkemenin itirazları dikkate almamasının da yerinde olmadığını,

emsal kararlar gereği çelişkinin ek raporla değil yeni bir raporla giderilebileceğine yer verildiğini,Markanın yoğun bir şekilde kullanılarak bilinir hale getirildiğini, tescilden önce kullanım ile müvekkilinin gerçek hak sahibi olduğunu,Raporda markanın müvekkili tarafından bilinir hale getirilmediği ve yoğun kullanımın olmadığı yönündeki tespitin hatalı olduğunu, maruf hale getirme değerlendirmesi yapılmasının hatalı olduğunu,Tescilsiz markanın korunması yönünden dayanak teşkil eden önceye dayalı kullanım hakkında maruf hale getirme şartının aranmadığının Yargıtay 11.HD nin 2016/13807, 2018/4547 K;

2018/2807E, 2019/7508 Karar sayılı ilamında da belirtildiğini,Davalının müvekkilinin markası ve tanınmışlığından yararlanmaya yönelik kötüniyeti olduğunu, müvekkilinin ürün ve markasını bilmediğinin düşünülemeyeceğini belirterek kararın kaldırılmasını, kötüniyetle tescile edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

İNCELEME

TPMK kayıtlarından. 11/03/2010 başvuru tarihli, 25/26/35. Sınıflarda ... başvuru numaralı "...+şekil" ibareli markanın 29/04/2011 tarihinde tescil edildiği, Markanın %50 hissesinin sahibinin davalılardan ... olduğu, ancak Beyoğlu ....

Noterliği'nin 16 Şubat 2017 tarihli ... sayılı Marka Devir Sözleşmesi ile hissesini diğer hissedar ...'a devrettiği, devrin TPMK kayıtlarına işlenerek markanın ... adına tescil edildiği , tescilin 28.4.2011 tarihinde sicile işlendiği ve bültende de 30.5.2011 tarihinde ilan edildiği anlaşılmaktadır. Davacının 2015 ... numaralı ... ŞEKİL markasının 05.12.2014 tarihli başvuruya istinaden 26.sınıfta 01.04.2021 de (davadan sonra) tescil edildiği anlaşılmaktadır. Bilirkişiler ...

14/09/2023 tarihli bilirkişi raporlarında özetle.

Davacının yurtdışında tescilli ... markasını uzun zamandır 26. Sınıfta yer alan emtialarda tescil ettirerek kullandığı, ... no ile ... markasının 25/26 ve 35. Sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için davalı adına Türk Patent nezdinde tescilli olduğu, davacı vekili tarafından sunulan sözleşmeler ve faturalar incelendiğinde davacının 2007-2010 yılları arasında Türkiye’ye fermuar ve fermuar bileşenleri ürünleri satışını yaptığı, fakat davaya konu ... markalı ürünlere ait satış yapılmadığı, başka farklı markalı ürünlerin ihracatının yapıldığı,

dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen markanın davalının başvuru tarihinden önce davacı tarafından Türkiye’de bilinir hale getirilmediği ve yoğun kullanımının olmadığı, taraf markalarının karşılaştırılmasında şekil(tasarım) unsurlarında farklılık olduğu ve bütünsel bakış açısı ile kavramsal ve fonetik olarak benzer olduğu,

aynı sınıfta yer alan emtialarda kullanıldığı ve sözkonusu markanın davalı tarafından kullanılması halinde bu emtiaların hitap ettiği orta düzeyde tüketici nezdinde iltibasa neden olabileceği , dosya kapsamında davalının hükümsüzlüğü talep edilen markasını KÖTÜNİYETLE tescil ettirmek istediğine dair herhangibir somut veri tespit edilemediği yönünde görüş bildirilmiştir. Bilirkişiler smm ... 12/01/2023 tarihli bilirkişi raporlarında.

Davacının yurtdışında tescilli ... markasını uzun zamandır 26. Sınıfta yer alan emtialarda tescil ettirerek kullandığı, ... no ile ... markasının 25/26 ve 35. Sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için davalı adına Türk Patent nezdinde tescilli olduğu, Davacı vekili tarafından sunulan sözleşmeler ve faturalar incelendiğinde davacının 2007-2010 yılları arasına Türkiye’ye fermuar ve fermuar bileşenleri ürünleri satışını yaptığı, fakat davaya konu ... markalı ürünlere ilişkin ciddi şekilde satış yapılmadığı, başka farklı markalı ürünlerin ihracatının yapıldığı,

Dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen markanın davalının başvuru tarihinden önce davacı tarafından Türkiye’de bilinir hale getirilmediği ve yoğun kullanımının olmadığı, Taraf markalarının karşılaştırılmasında şekil(tasarım) unsurlarında farklılık olduğu ve bütünsel bakış açısı ile kavramsal ve fonetik olarak benzer olduğu,

aynı sınıfta yer alan emtialarda kullanıldığı ve söz konusu markanın davalı tarafından kullanılması halinde bu emtiaların hitap ettiği orta düzeyde tüketici nezdinde iltibasa neden olabileceği , Dosya kapsamında davalının hükümsüzlüğü talep edilen markasını KÖTÜNİYETLE tescil ettirmek istediğine dair herhangibir somut veri tespit edilemediği, bu husustaki nihai değerlendirme ve takdir hakkının mahkemeye ait olduğu bildirilmiştir.

Davacı yanca tercümeli faturalar sunulmuş olup incelendiğinde.

29 adet fatura sunulduğu, faturaların sol üst kşesinde ... +ŞEKİL ibaresi olduğu, madde kodunun fermuarlar ve bileşenler şeklinde yazılı olduğu, fatura tarihlerinin 18.02.2008- 15.02.2010 tarihleri arasına ilişkin olduğu görülmüştür.Mahkemece fatura muhattaplarından 3 şirkete müzekkere yazılmış, ... tebligatının iade geldiği, ...'in ise cevabında alıcısı şirketi olan faturaların defterde kayıtlı olduğu, ...' nın ise 21.01.2009 tarih 21.580,88Euro, 27.01.2010 Tarih ve 8851,94Euro tutarlı faturanın defterlerinde kayıtlı olduğunu, 25.01.2010 tarihli 4.4.25,97Euro bedelli faturanın ise defterde kayıtlı olmadığı yönünde cevap verdiği görülmüştür.

GEREKÇE Dava, markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince ... yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, davalı ... hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır.Somut uyuşmazlıkta.

Dairemizin kaldırma kararından sonra davacı vekili tarafından 29 adet faturanın tercümeli hali sunulmuş ve mahkemece kök ve ek bilirkişi alınmıştır.

Bilirkişiler raporlarında davacı yanca sunulan faturalardan 2 tanesinde .... markası olduğu, davacı yanca farklı markalı ürün ihracatı yapıldığı yönünde görüş belirtilmiş ise de, faturaların yabancı dildeki hali ve tercümeli haline yansıyan suretlerinin tümünde görüldüğü üzere sağ üst kısmında ...+ŞEKİL ibaresi mevcut olup içeriğinde de "fermuarlar ve bileşenler" şeklinde belirtilmiştir.

Bu durumda faturaların sağ üst köşesindeki ...+ŞEKİL ibaresinin markasal kullanım oluşturduğu ve pek çok fatura sunulduğu dikkate alınarak bu kullanımların değerlendirilmesi ve davacının ülkemizde markayı kullandığını iddia ettiği emtia sınıfı ile davalının markasının alt sınıflarının karşılaştırılması sureti ile sınıflar arası benzerlik olup olmadığının incelenmesi için dosyanın marka vekili, sektör bilirkişisi ve SMM bilirkişiden oluşan yeni bir bilirkişi heyetine tevdi gerekirken itirazlar giderilmeden eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi yerinde görülmemiş,

kararın bu yönden kaldırılması gerekmiştir.Açıklanan nedenle davacı vekilinin istinafının kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, sair hususların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.