İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi E.2024/98 K.2024/418

İstinaf incelemesi için Dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 356. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma açılarak yapılan inceleme sonucu;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili firmanın TPE nezdinde ..., ..., ..., ... ve ... numaralı tescilli markaların sahibi olduğunu, müvekkili adına tescilli benzer özellikte başkaca markaların da bulunduğunu, müvekkilinin tescilli markalarının ortak özelliğinin; “...” ibaresinin yanı sıra, esas unsurlarının figüratif “...” harfi olması olduğunu, söz konusu markaların mizanpajına bakıldığında, kelime unsurunu oluşturan “...” kelimesinin markanın üst kısmında büyük harf karakterleri ile,

fakat markanın diğer ana unsurunu oluşturan figüratif “..” harfinin ise daha baskın bir biçimde ve kelime unsuruna göre daha büyük ve daha dikkat çekecek biçimde tertip edildiğini, markalara asıl karakterini veren ana unsurun figüratif “...” harfi olduğunun göze çarptığını, davalı adına ... sayı ile tescilli “... + ...şekli” markası ise, müvekkilinin markaları ile karıştırılma ihtimali barındırdığını, nitekim taraflar arasında, figüratif “..” harfi sebebiyle pek çok dava görüldüğünü ve müvekkilinin bu davaları kazandığını, bazılarının kesinleştiğini, sonuç olarak;

davalı firmanın ... sayı ile tescilli “... + ... şekli” markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının dava konusu markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde dava açmadığından sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı, ayrıca Ankara 4. FSHHM'nin 2013/245 Esas ve 2014/234 Karar sayılı davasını takip etmediğini, davanın açılmamış sayıldığını, daha sonra tekrar hükümsüzlük davası açmasının kötü niyetli olduğunu, kazanılmış hakkın söz konusu olduğunu, davacının delil olarak sunduğu örnek mahkeme kararlarında “...” kelimesi ve “...” harfinin bulunmadığını, tarafların markaları arasında, bütüncül izlenimde, benzerlik bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

MAHKEME KARARI

İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 05.03.2019 tarihli 2016/176 E. - 2019/62 K. sayılı kararıyla; "...Toplanan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı ile davalının markasının davacının seri markaları ile iltibas yaratacak derecede benzer olması nedeniyle, davanın kabulüne ve davalının ... numaralı "... + ... Şekil" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine" karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU.

Davalı vekili süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; markanın bütün olarak bıraktığı izlenim dikkate alındığında, iltibas şartlarının oluşmadığının açık olmasına rağmen hatalı olarak hükümsüzlük kararı verildiğini, mahkeme kararının aksine müvekkilinin markasında baskın ve asli unsurun ... ibaresi olduğunu, hem görsel hem de fonetik olarak farklı ve ayırt edici olduğunu, bu ibarenin markanın tam ortasına yatay olarak büyük puntolarla tüketicinin direkt gözüne çarpacak şekilde konumlandırıldığını, bu kelimenin baş harfi olan ... harfinin ise çok açık gri renkte, çok küçük puntolarla belli lebirsiz yazıldığını,

slims ve ... harfinin tali nitelikte olduğunu, ... kelimesinin 34. Sınıfta ... numarası ile tescilli markalarından olduğunu, markalar arasında iltibas ihtimalinin bulunmadığını, sigara kullanıcılarının sigarayı ismiyle istedikleri düşünüldüğünde ambalajdaki görselliğin iltibasa elverişli olmadığını ortaya koyduğunu. -Mahkemenin sigara ve tütün kullanıcılarının bilinçli tüketici olmadığı gerekçesi ile ortalama tüketicinin dikkat düzeyini dikkate almadan kurulan hükmün hatalı olduğunu, markaların iltibas değerlendirmesi yapılırken, karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde,

özel alıcı/tüketici kitlesi varsa bu tüketicilerin benzer işaretleri karıştırıp karıştırmadıklarının belirlenmesinde, bu özel alıcı kitlesinin tercihlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, sigara kullanıcılarının 18 yaşın üzerinde, akli baliğ olmuş, gelişigüzel ürün seçmeyen ve tütün kalitesi ve içim zevkine göre karar veren tüketiciler olduğunu, normal tüketiciden farklı olarak ekstra dikkat içerisinde olacaklarını ve bilinç düzeylerinin diğer sektörlerden daha fazla olacağının kabulü gerektiğini, yasal düzenlemeler gereği tüketicilerin ürünü raftan karşılaştırarak alamadığını,

kasiyerden veya satıcıdan markanın ismini söyleyerek aldıklarını, davacının markalarının Türkiye'de satış izni bulunmadığını. -Markaların karıştırılabilirliği bakımından geniş bir sektörel inceleme yapılması gerektiğini, eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu, müvekkilinin markasının asıl unsuru olan "..." kelimesi ile "..." kelimelerinin fonetik ve görsel açıdan farklı olduğunu,

sigara kullanıcılarının ekstra dikkatli ve bilinçli olduğu gözetildiğinde ve yasal düzenlemeler karşısında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını. -Mahkemece sessiz kalma yoluyla hak kaybının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğunu, müvekkilinin markasının asli unsurunu oluşturan ... kelimesinin ... ve ... numaraları ile tescilli olduğunu, davaya konu markanın başvuru tarihinin 01/07/2011 tarihli olup davanın 30/09/2016 tarihinde açıldığını, davacının müvekkilinin markalarından haberdar olmasına rağmen dava açmadığını, müvekkilinin markaya yatırımlar yaptığını,

sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleştiğini beyanla mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili istinaf dilekçesine cevap vermemiştir.

DELİLLER

Dosya içerisinde bulunan TPMK kayıtlarından; ... numaralı "...+Şekil" markasının 18/09/2008 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "... +Şekil" markasının 18/09/2008 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 11/0/2010 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 22/07/2014 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 04/03/2013 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 03/01/2013 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 28/12/2012 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 02/09/2015 tarihinde 34. sınıfta,

... numaralı "...+Şekil" markasının 05/03/2015 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 05/03/2015 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 26/03/2013 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 20/05/2014 tarihinde 34. sınıfta, ... numaralı "...+Şekil" markasının 26/03/2013 tarihinde 34. sınıfta davacı adına tescil edildikleri anlaşılmıştır, Hükümsüzlüğü istenen ... numaralı "... + ...

Şekil" markasının 01/07/2011 tarihinde 34. sınıfta davalı adına tescil edildiği tespit edilmiştir.

İlk derece mahkemesince alınan 11/07/2017 tarihli bilirkişi raporunda; davacının seri marka sahibi olduğu, davacı markalarında "..." harfinin hafif sağa yatık (italik) vaziyette bitişik el yazısı şeklinde tasarlanmış olduğu, uzun dik kenarının birbirine paralel iki düz çizgiden oluştuğu, harfteki yuvarlak başlık kısmının başlangıç ve bitiş yerlerinde çizgiler uzatılarak kıvrımlar meydana getirildiği, kompozisyon içerisinde "..." harfine büyük boyutlarda yer verildiği, zeminde kullanılan şekil unsurunun ise nispeten daha silik ve arka planda olduğu, buna göre davacı markalarının da esas unsurunun figüratif olarak yazılan "..." harfi olduğu,

davalı markasınında da, "..." harfinin asıl ve ayırt edici olacak şekilde bir kompozisyon düzenlendiği, her iki taraf markalarının da üstte yazı ve logo, altta farklı renkte fon üstünde esas tasarım unsuru olan görece olarak daha büyük halde kullanılan karakteristik figüratif "..." harfleri içerdikleri, yazım şekillerinin benzer olduğu, bu nedenle markalar arasında yüksek düzeyde benzerlik olduğu, her iki taraf markalarının aynı sınıfta tescilli oldukları, markaların hitap ettiği kitlenin tüm sigara içenler olduğu,

bu nedenle ortalama tüketicinin dikkate alınması gerektiği, ortalama tüketicilere göre değerlendirme yapıldığında markaların karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, davalının "...", "..." ve "..." seri markalarını üç ayrı koldan tescil ettirdiği, tüm markaların davacıya ait markaların esas unsurunu oluşturan figüratif "..." harfini içerdiği, davalının marka tescillerinin kötü niyetli tescil edildiği beyan edilmiştir.

İlk derece mahkemesince alınan 03.07.2018 tarihli bilirkişi ek raporunda; davalı vekilince dosyaya sunulan İstanbul 2. FSHHM nin 2016/182 Esas sayılı kararın Yargıtay veya İstanbul BAM tarafından onanmış olması halinde, sigara tüketcilerinin ortalama tüketici mi yoksa bilgilenmiş tüketici mi oldukları noktasında Yargıtay (ve/veya BAM) kararları arasında çelişki doğacağı, böylesi bir çelişkinin hukuki mana ve ehemmiyetinin takdirinin Mahkemeye ait olduğunu beyan etmişlerdir.

GEREKÇ E

Dairemizce yeniden hüküm kurulmasına dair verilen karar Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nin 02/11/2023 tarih ve 2022/2473 Esas, 2023/6427 K.sayılı ilamı ile bozulmuştur. Yargıtay Dairesi bozma ilamında. "Dava tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK'nın 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, "... 7 ci maddede sayılan haller. (Ancak, 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir.

Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.)..." düzenlemesini içermekte olup sessiz kalma suretiyle hak kaybının gerçekleşmesi, sonraki tarihli marka sahibinin iyi niyetli olmasına bağlıdır.

Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesince davalı markasının tescil tarihinin 01.07.2011 olduğu, davanın 5 yıllık süre geçtikten sonra 30.09.2016 tarihinde açıldığı, hak düşürücü süre içinde açılmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş ise de, gerekçeli karar yerinde yukarıda anılan hükümde bahsi geçen "Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir." düzenlemesi eldeki somut uyuşmazlık bakımından irdelenmemiş, tartışılmamış, eksik değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiştir.

Açıklanan bu sebeple hükmün bozulması gerekir." gerekçesine yer vermiştir. Dairemizce usul ve yasaya uygun olan Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.

Her ne kadar Dairemizin 17/02/2022 tarih ve 2019/1845 Esas - 2022/240 Karar sayılı ilamı ile "...Davalı markasının tescil tarihinin 01/07/2011 tarihli olduğu ve davanın da 5 yıllık süre geçtikten sonra 30/09/2016 tarihinde açıldığı gözönüne alındığında, mahkemece davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açılması nedeniyle HMK 114/2 ve 115.maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek davanın kabulüne karar verilmesi yerinde görülmediğinden, davalı vekilinin sair istinaf sebepleri incelenmeksizin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına,

davanın HMK 114/2 ve 115.maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan usulden reddine" karar verilmiş ise de; yukarıda özetlenen Yargıtay bozma ilamında işaret edildiği gibi 556 Sayılı KHK'nın 42.maddesindeki 'Markanın tescilinde kötüniyet varsa iptal davası süreye bağlı olmaması' yönündeki düzenleme ve somut olaydaki koşullar dikkate alındığında, işbu davada 5 yıllık dava açma süresinin uygulanmayacağı ve bu nedenle davanın süresince olduğu anlaşıldığından; ilk derece mahkemesi tarafından davanın kabulüne dair kararın isabetli olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.