Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/122 K.2021/210

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA. Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkili şirketin “......” markasına yönelik bütün hakları, bu markaların önceki sahibi olan .......

AG şirketinden devraldığını ve bu doğrultuda sahip değişikliği işlemi yapıldığını, ....... tescil nolu markaya yönelik olarak da TPMK nezdinde tam devir işlemi yapıldığını, markayı tüm haklarıyla bu firmadan devralan müvekkilinin gerçek ve kazanılmış hak sahibi kabul edilmesi gerektiğini, müvekkili markasının çok sayıda yabancı ülkede ve WIPO nezdinde de tescilli olduğunu, müvekkilinin “.......” ibareli markasıyla hem ülkemizde, hem de dünyada pek çok fuarda yer aldığını ve tanıtım yaptığını,

müvekkili ürünlerinin dava dışı bir şirketle akdedilen distribütörlük sözleşmesi kapsamında ülkemizde de dağıtılıp satıldığını ve yaygın biçimde kullanıldığını, satış ve tanıtımlarının internet üzerinden de yapıldığını, davalı yanın müvekkilinin markalarından haberdar olduğunu ve sistematik olarak “.......” ibaresini içeren benzer/taklit başvurular yaptığını, müvekkilinin itirazı üzerine bu başvuruların reddedildiğini, müvekkilinin “.......” ibareli markalarının 03, 05, 29, 30 ve 32. sınıflarda tescilli olduğunu,

davaya konu markanın 05. sınıfta tescilli olduğunu ve müvekkili markaları ile aralarında doğrudan bir sınıf çakışmasının mevcut olduğunu, davalının müvekkilinin tanınmışlık düzeyinden yararlanmak amacıyla markayı tescil ettirdiğini, müvekkiline ait markaların kalitesinden ve güvenilirliğinden yararlanarak kendi markası lehine haksız yarar sağlamaya çalıştığını, müvekkiline ait ....... tescil numarası ile tescilli “.......” markası ile dava konusu ...... tescil nolu markanın, görsel ve işitsel olarak birebir aynı olduğunu,

ikisinin esas unsurunun da “.......” ibaresi olduğunu ve ayrıca müvekkili markası ile birebir aynı olan davalı markasının haksız rekabet oluşturduğunu iddia ederek, davalı adına tescilli ...... tescil nolu markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

CEVAP.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkili şirketin yalnızca eczane tedarikçisi olmayıp, 100 yıllık tecrübe ile eczacılara kaliteli ve ürünler sunduğunu, ilaç dışı ürünler, medikal ve kozmetik sektörlerine ait ürünlerin satış ve pazarlaması alanında faaliyet gösterdiğini, davacı “.......” markasının tanınmış marka olduğunu ve müvekkilinin markasının kötü niyetle tescil ettirildiği iddialarını ispat edemediğini, müvekkilinin “.......” esas unsurlu markalarını geçmişten bu yana nizasız ve fasılasız şekilde kullandığını, piyasada tanınır hale getirdiğini, dava konusu markanın müvekkilinin seri markalarının devamı olduğunu,

müvekkilinin kendi marka ailesini oluşturduğunu ve önceki tescilli markaları nedeniyle “.......” ibareli markaları üzerinde kazanılmış hakkı bulunduğunu, davacı tarafın davaya mesnet göstermiş olduğu ....... tescil numaralı markası ile müvekkili markasının tescilli oldukları alt emtiaların tamamen aynı olmadığını, davacının Türkiye'de tescilli olmayan alt gruplarda müvekkili markasının hükümsüzlüğünü talep edemeyeceğini, ayrıca taraf markaları arasında şekil, yazılış ve logo olarak hiçbir benzerlik bulunmadığını, müvekkili markasının sadece “.......” ibaresinden ibaret olmadığını, “......” şeklinde bir bütünden oluştuğunu,

davaya konu markalar bütün olarak incelendiğinde de, aralarında hiçbir surette karıştırılma ihtimali bulunmadığının görüldüğünü, taraf markalarının hem içerdikleri kelimeler, hem de kompozisyon bakımından birbirinden oldukça farklı olduklarını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Dava, davalı adına olan ...... tescil numaralı markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini taleplidir. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ...... tescil numaralı "......" ibareli markanın, 05. sınıfta 11/12/2018 yılından itibaren 10 yıl müddetle davalı adına, ....... tescil numaralı "......." ibareli markanın, aynı sınıfta 22/11/2018 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davacı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır.

Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. Maddesi ile, birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.

Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır. Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.

Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilemeyeceği belirtilmiştir.

Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi hazırlamış olduğu 14/06/2021 havale tarihli raporunu ibraz etmiştir.

Tüm dosya kapsamı deliller ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde. Davacı şirket, TPMK nezdinde tescilli 22.11.2018 koruma tarihli ve ...... no.lu “.......” (Uluslararası Tescil No.:.......) markası ile WIPO nezdinde tescilli 01.03.2018 tescil tarihli ve ..... no.lu “.....” ve 10.12.2018 tescil tarihli ve ..... no.lu “......” markalarını, dava dışı ....... AG’den devralmıştır. Bu markalar dava tarihinde davacı adına kayıtlıdırlar.

Hükümsüzlüğü talep edilen davalı markası ....... lafzi markası olup, markanın koruma tarihi 11.12.2018’dir ve marka 05. sınıfta tescillidir. Somut olayda davacı, davalıya ait ..... no.lu markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep etmekte ve bu talebini, karıştırılma ihtimaline (iltibasa), önceki kullanıma dayalı (gerçek) hak sahipliğine, tanınmış markaya ve kötü niyetli tescile dayandırmaktadır.

Davacı markasının, davalı markasının koruma tarihinden önce tanınmış marka niteliğinde olduğu yönünde bir tespite ulaşılamadığından, davacının SMK m.6/f.5 hükmüne dayanması mümkün değildir.

SMK m.6/f.3’e (Gerçek Hak Sahipliğine) Dayalı Hükümsüzlük İddiası Yönünden yapılan değerlendirmede ise;SMK m.6/3, “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

SMK’nın 25. maddesinin 1. fıkrasında, aynı Kanun’un 6. maddesinde sayılan hallerden birinin bu kapsamda gerçek hak sahipliğinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği öngörülmektedir. Buna göre, gerçek ve üstün (önceki kullanıma dayalı) hak sahipliği, hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Davacı tarafından dosyaya dava dışı ......

AG’nin ....... beslenme takviyelerinin Türkiye’de tanıtımının yapılmasına ve satılmasına ilişkin dava dışı bir şirketle arasında akdedilen 03.07.2017 tarihli distribütörlük sözleşmesi sunulmuştur. Beslenme takviyesi olarak nitelendirilen ürünler davacıya ait ..... no.lu “.......” markasının tescilli olduğu 05. sınıfta yer alan ürünler kapsamındadır (nutritional supplements). Distribütörlük (dağıtım) anlaşması yoluyla gerçekleştirilen kullanım da markasal kullanımdır.

Ancak, dosyaya sözleşmenin uygulandığına yönelik, ilgili ürünlerin Türkiye’de davalı markasının koruma tarihinden evvel satıldığına dair herhangi bir bilgi-delil sunulmamıştır.

Davalı şirkete ait ... tescil no.lu markanın koruma tarihinin 11.12.2018 olduğu dikkate alındığında, davacının, “.......” ibaresini davalı markasından önce kullanım yoluyla gerçek hak sahipliği elde ettiğine dair bir tespite ulaşılmadığından, bu şartlarda davacının SMK m.6/f.3’e dayanamayacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Ne var ki, davacı markası TPMK nezdinde davalı markasından önce koruma altına alınmış ve tescilli olup, davacı iltibasa dayalı hükümsüzlük talebi ileri sürdüğüne göre, bu durumda tescilsiz marka kullanımına dayalı gerçek hak sahipliği şartlarının ayrıca sağlanmasına gerek olmaz.

Davacının TPMK nezdinde tescilli ....... no.lu markası 22.11.2018 koruma tarihli olup, markanın koruma tarihi, davalıya ait hükümsüzlüğü istenen ...... no.lu markanın koruma tarihinden (11.12.2018) öncedir. Buna göre, davacının tescilli marka hakkına dayanarak davalı markasının iltibasa sebep olduğu yönündeki iddiası incelenebilir.

Davacının eski tarihli markası ile davalının markası arasında, ....... ibaresinin ortak lafzi unsur olarak bulunması dolayısıyla karıştırılma ve bağlantı kurulma-ilişkilendirme ihtimalinin mevcut olduğu kanaati hakim olmuştur. Zira, davacı markasının yegane lafzi unsuru olan ....... ibaresi davalı markasında aynen kullanılmış, davalı markasında yer alan ....... ibaresi iltibası ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

Bu noktada değinmek gerekirse, davacı markası kelime olarak “......” (Türkçe karşılığı “İsviçre”, “İsviçre’ye özgü”, “İsviçreli”) ve “......” (Türkçe karşılığı “enerji”) sözcüklerinden oluşmaktadır. Bilindiği gibi, bir coğrafi yer adı, tescil edildiği ilgili emtia yönünden meşhur ve maruf bir yer olmadıkça (o coğrafi yerle özdeşleşmemişse ve onun adı ile birlikte anılmamakta ise), bir markada kullanılabilir.

Fakat davacı markası 05. sınıfta tescilli olup, vitamin ürünleri, beslenme takviyeleri, insan ve hayvan tüketimi için eser elementlerden oluşan ürünleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, “.......” ibareli davacı markasının, tescilli olduğu emtialar yönünden ayırt ediciliğinin olduğunun kabulü gerekir.

İltibasta, tecavüze konu markanın kullanıldığı sınıfın (mal ve/veya hizmetlerin) önceki markanın -markaların tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler ile aynı ya da benzer olması da gerekmektedir. Olayımızda da dava konusu markalar mal ve hizmet sınıfları yönünden de aynı ve benzer olup, iltibasa dayalı hükümsüzlük talebi sabittir.

Davacının SMK'nun 6/9 maddesine yönelik (Kötü Niyete) Dayalı Hükümsüzlük İddiası Yönünden yapılan değerlendirmede somut olayda, davalı tarafından aynı marka için TPMK’ya 21.12.2017 tarihinde ... no. ile 03, 05, 30 ve 32. sınıflar için yapılan başvurunun dava dışı ...... AG’nin bu başvurunun yayınına itirazda bulunduğu ve itiraz dilekçesinde gerekçe olarak markasını gösterdiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca itiraz edilen markanın başvuru tarihinin 21.12.2017 olduğu, dava dışı firmanın bu süreçte itiraza konu ettiği markalardan bir diğerinin daha sonra davacıya devrettiği markası olduğu anlaşılmaktadır. Davalının 07.12.2017 tarihli ....... no. ile 03 ve 05. sınıflarda yaptığı şeklindeki marka tescil başvurusunun da TPMK tarafından reddedildiği anlaşılmaktadır.

Davalının ..... no.lu başvurusu ile ilgili olarak, dava dışı şirketin itirazı SMK m.6/f.3 ve m.6/f.9’a göre reddedilmiştir.

Davalının dava konusu markadan önce yine 5. sınıfı kapsar şekilde tescil başvurusunda bulunduğu markalar ve dava konusu marka aynı olup, davacının TPMK nezdinde tescilli markasındaki ....... ibaresini aynen ihtiva etmesi bir yana, dava dışı şirketten devraldığı, WIPO nezdinde tescilli markası ile ... ibaresi haricinde ve bir marka başvurusunda İsviçre bayrağının bulunmaması dışında birebir aynıdır.

Bu derecede benzerliğin tesadüf olamayacağı, aynı alanda faaliyeti bulunan davalının ....... markasından haberdar olmadığı düşünülemez. Bu itibarla davalının tescilinin SMK 6/9 maddesi anlamında kötü niyetli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak, davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Katip ... · e-imzalıdır Hakim ... · e-imzalıdır