İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2017/281 K.2019/163

Mahkememizde görülmekte bulunan endüstriyel tasarım hükümsüzlüğü ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, ilk olarak 1977 yılında posta ve tebrik katlarında kullanılmak üzere oluşturulan "...", Türkiye'de bilinen adıyla "...", o tarihten bugüne kadar başka ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde özellikle çocuklar olmak üzere farklı yaş gruplarındaki tüketiciler için vazgeçilmez bir karakter haline geldiğini, ürünün tüketiciler tarafından kazandığı beğeniyi ticarileştiren müvekkili şirketin gerek doğrudan kullanım ve gerekse de lisanslama yoluyla karakteri/markayı giysilerden aksesuar ürünlerine, gıdadan oyuncaklara farklı ürünler üzerinde kullandığını,

uzun yıllara dayanan kullanım ve yoğun tanıtım faaliyetleri sonucunda dünyanın bilinen markalarından biri haline geldiğini, markanın yaygınlaşmasından sonra markayı taklit etmek isteyen birçok kimsenin çıktığını, müvekkilinin hali hazırda TPMK nezdinde ... tescil nolu "... ..." ibareli, ... tescil nolu "... şekil" ibareli, ... tescil nolu "..." ibareli, ... tescil nolu "..." ibareli ve ... tescil nolu "..." ibareli tescilli markalarının sahibi olduğunu, müvekkilinin tescillerinin 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 ve 41.sınıfları kapsadığını, dava konusu 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7 ve 8 nolu tasarımların yenilik ve ayırt edicilik niteliğinden mahrum olduğunu, söz konusu tasarımların müvekkilinin dava konusu karakterinin aynısı olup davalının tescilinden önce Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde müvekkili şirket tarafından gerek ticaret esnasında fiili kullanım ve gerekse de marka ve eser tescilleri yoluyla yenilik vasıflarını ortadan kaldırmış tasarımlar olduğunu, tasarımların ayırt edici vasıflarının da bulunmadığını, müvekkili markasının aynısı olduğunu, davalının müvekkilinin tescilli ve tanınmış markasına benzeyen tasarımları seçmiş olmasının tesadüf olamayacağını,

davalının müvekkilinin markasından haberdar olduğunu ve markanın tanınmışlığından faydalanmak istediğini iddia ederek, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla TPMK nezdinde davalı adına ... numarası ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu tasarım tescillerinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, marka, patent ve tasarım vb alt kavramlarının genellikle karıştırıldığını, davacı tarafından dayanılan tasarımlarla dava konusu tasarımlarda bariz farklılıklar bulunduğunu, tasarım benzerlik değerlendirilmesinde bilgilenmiş kullanıcının dikkate alınarak karıştırılma ve benzerlik değerlendirilmesinin yapılacağını, bilgilenmiş kullanıcının sıradan bir tüketici olmadığını, ürün hakkında bir deneyimi birikimi olan kişi olduğunu, dava konusu olayda söz konusu tasarımların okul araç gerekçeleri veya tekstil ürünleri üzerinde kullanılıyor olmasının dikkate alınması durumunda,

bilgilenmiş kullanıcının bu ürünleri satan kırtasiye, mağaza sahibi ve çalışanları olarak ifade edilmesi gerektiğini, hiçbir mağaza sahibi veya çalışanının dava konusu tasarımları iddia edildiği gibi ... karakteriyle karıştırmayacağını, hatta sıradan tüketicilerin dahi söz konusu karakterleri karıştırmayacaklarını, farklılıkların açık olduğunu, karşılaştırılan tasarımların birbirinden farklı olmalarının yanında birinin marka tescili diğerinin tasarım tescili olduğunu, müvekkilinin kullandığı ürünler üzerinde davacıya ait markaları kullanmadığını, bizzat kendi adına tescilli markaları zaman zaman kullandığını,

marka kullanma zorunluluğunun da bulunmadığını, müvekkilinin basiretli bir tacirin yapması gereken tüm yükümlülüklerini yerine getirerek faaliyet gösterdiğini, davacının basiretsiz davrandığını, marka haklarını korumak için TPMK sicilini takip ederek benzer buldukları başvuruya itiraz etmelerinin basiretli bir tacir davranışı olacağını iddia ederek, haksız davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Dava, 554 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış tasarım hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir. Dosyada tarafların bildirdiği deliller toplanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiş, teknik ve özel bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak, raporlar alınmıştır.

TPMK'dan gelen cevabi yazı incelendiğinde, ... tescil nolu "..." ibareli ve 16, 18, 24, 25, 28, 09 ve 41.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli ve 09, 28 ve 41.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli ve 41.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli ve 09, 28.sınıflarda tescilli markaların davacı ... adına tescilli olduğu,

... tescil nolu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 adet desen nolu tasarımın davalı ... adına, ... tescil nolu "..." ibareli 18.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli 18.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli 18.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli 18.sınıfta tescilli, ... tescil nolu "..." ibareli ve 18.sınıfta tescilli markaların ise davalı ...'a ait olduğu, ancak davalının ..., ..., ... nolu başvurularının reddine karar verildiği, ... tescil nolu tasarımına ilişkin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desen nolu tasarımların davalı adına tescilli olduğu,

aynı tescil nolu 1, 2, 3 ve 5 nolu desen tasarımlarının iptal edildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce alınan 12/02/2018 tarihli raporda bilirkişiler endüstriyel tasarım uzmanı ... ile grafik tasarım uzmanı ...; bilirkişilerin ortak kanaatte birleşemediklerini, endüstriyel tasarımı yönünden, davalı tarafa ait ... nolu endüstriyel tasarımın 5, 6, 7 ve 8 sıra numaralı tasarımların davacının marka şekli ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğunu, 1, 2, 3 ve 4 sıra nolu tasarımların benzer olmadığı, grafik tasarımı yönünden, davalıya ait ... nolu endüstriyel tasarımının 1, 4 ve 6 sıra numaralı tasarımlarının davacının marka şekli ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğunu, 2, 3, 5, 7 ve 8 sıra nolu tasarımların benzer olmadığı şeklinde kanaat bildirdikleri anlaşılmıştır.

Taraf vekillerinin bilirkişi raporuna itiraz ettiği, mahkememizin 29/05/2018 tarihli oturum 1 nolu ara kararı uyarınca bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli ve elverişli olmadığı, bu nedenle yeni bir heyetten rapor alınmasına ilişkin karar verildiği anlaşılmıştır.

Alınan raporda bilirkişiler, davalı tarafa ait ..., 5, 6, 7 ve 8 nolu tasarımlar ile hükümsüzlüğe dayanak olarak değerlendirilen geçmiş tarihli görseller arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde belirgin farklılıklar bulunmadığı, bu sebepli benzer olarak algılandıklarını, 2, 3 ve 4 nolu tasarımlar ile belirgin farklılıklar bulunduğu, bu sebep ile farklı olarak algılandıkları, 1, 5, 6, 7 ve 8 nolu tasarımların başvuru tarihi olan 16/08/2013 tarihi itibariyle koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olmadığı, 2, 3 ve 4 nolu tasarımların başvuru tarihi olan 16/08/2013 tarihi itibariyle koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olduğu kanaatine varmışlardır.

Davanın açılış tarihi itibarıyla olayda 554 sayılı KHK uygulanmıştır. KHK m. 5'e göre, “yeni” ve “ayırt edici” niteliğe sahip tasarımlar tescil edilir ve belge verilerek korunur. Bu nitelikleri haiz olmayan bir tasarım KHK uyarınca korunamaz.

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni sayılır. Yenilik bu anlamda, tasarımın önceki tasarım veya tasarımlarla aynı olup olmaması ve daha önce kamuya sunulmuş olup olmaması açısından iki unsuru içerir.

“Aynı olma” birinci şarttır; sadece küçük ayrıntılardaki fark ayniyete engel olmaz; yani, tescili talep edilen tasarım, önceki tasarımlardan küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa, “aynı” kabul edilecektir. Aynı kabul edilmeye engel olmayan bir tasarım, mevcut tasarım esas alınarak, ondan hareketle yapılmışsa artık “küçük ayrıntıdaki bir farklılık” olarak değerlendirilecek ve “yeni” kabul edilmeyecektir.

Ancak, bilinen özelliklerden yola çıkarak yeni çözüm ve yorumlarla, yeni bir tasarımın geliştirilmesi de mümkündür. Daha önce dünyanın herhangi bir yerinde bilinen, yani yayın ve satış gibi herhangi bir yolla kamuya sunulmuş olan bir tasarım da artık Türkiye’de yeni kabul edilmez. Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar.

Üçüncü şahıslara yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.

554 sayılı KHK 7/I’e göre, bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık bulunması halinde, o tasarım ayırt edicilik niteliğine sahip kabul edilir. Genel izlenimdeki belirgin farklılık değerlendirmesi ise bilgilenmiş kullanıcı gözüyle yapılacaktır. Bilgilenmiş kullanıcı, dikkatsiz ve tasarım uzmanı düzeyinde bilgiye sahip olmayan bir kullanıcıdır. Bilgilenmiş kullanıcı, sıradan bir kullanıcının gözden kaçırabileceği ayrıntıları fark eder. Kısacası, bilgilenmiş kullanıcı, ne dikkatsiz bir kullanıcıdır, ne de uzmandır. Bilgilenmiş kullanıcı, dikkatli ve deneyimli bir kullanıcıdır.

554 sayılı KHK 7/III, ayırt edici niteliğin incelenmesinde ilke olarak farklılıklardan çok ortak özelliklerin değerlendirilmesine ağırlık verilmesi ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip bulunduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. 554 sayılı KHK 10’da, bu husus teyit edilmiş ve tasarımcıya seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımların koruma görmeyeceği ifade edilmiştir.

Dava konusu benzerlik ve ayırt edici nitelik yönünden değerlendirilen tasarımlar "desen" tasarımıdır. Tasarım stilize edilmiş kız çocuğu çizimi olup, figürün duruşu, vücut hareketi, kıyafeti ve aksesuarlarının biçimi, rengi, deseni, yüzey özellikleri ile farklılaşmakta ve ayırt edici nitelik kazanmaktadır.

Bilirkişi heyetince yapılan değerlendirme sonucunda davacıya ait ürün ile davalıya ait ürün arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde 1, 5, 6, 7 ve 8 nolu tasarımların yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olmadığı, 2, 3 ve 4 nolu tasarımların yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olduğu kanaatine varmışlardır.

Dosyaya sunulan deliller, Türk patent ve Marka kurumundan gelen tescil belgeleri ve mahkememizin ihtisas mahkemesi olması sıfatıyla bilirkişilerce düzenlenen ve sunulan son heyet raporu (ilk raporda ortak görüş sunulamadığı, son sunulan raporun denetime elverişli olduğu dikkate alınarak) incelendiğinde; dava kapsamında yapılan inceleme ve sunulan rapora göre davalının çoklu tasarım tescilinde yer alan davaya konu 1, 5, 6, 7 ve 8 numaralı tasarım tescillerinin yenilik unsurlarını taşımadığı mevzuat kapsamında tescil şartlarının bulunmadığı ve hükümsüz kılınması gerektiği anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne karar verilerek yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.