İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2023/73 K.2025/73

Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Dava dilekçesinde özetle: müvekkilleri ..Şti.’nin ... adresinde ‘’...’’ adlı diş kliniği işlettiğini, müvekkillerinin Türk Patent nezdinde... başvuru nosuyla .../ üncü sınıf için yaptığını ‘’...’’ marka başvurusunun, kurum tarafından dava konusu ... tescil nosuyla tescilli olan ‘’...’’ markası nedeniyle kısmet ret edildiğini, davalı ...’ın Türk Patent nezdinde... no ile ... / üncü sınıfta tescilli olan ‘...’’ markasının tescil sahibi olduğunu, mezkur markayı tescilli olduğu sınıfın kapsadığı tüm hizmetlerde kullanmadığının tespit edildiğini,

6769 Sayılı SMK ‘nun ‘Markanın kullanılması’ başlığının taşıyan 9 uncu maddesinin 1 inci bendine göre ‘Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verildiğini, dava konusu Türk Patent nezdinde ... nosu ile tescilli olan ‘...’ markasının tescilli olduğu .../ üncü sınıftaki tüm hizmetler yönünden beş yıldan fazla bir süredir ciddi ve kesintisiz bir şekilde kullanılmadığını,

dolayısıyla halen tescilli olduğu ... üncü sınıftaki hizmetlerin tümü yönünden iptalinin gerektiğini, evvel emirde dava konusu Türk Patent nezdinde ... nosu ile ... üncü sınıfta tescilli olan ‘...’ markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davanın kabulü ile davalıya ait Türk Patent nezdinde ... nosu ile ... üncü sınıfta tescilli olduğu tüm hizmetler yönünden iptalini ve sicilden terkinini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının cevap dilekçesinde özetle: müvekkillerinin diş hekimi olduğunu ve ... markasının yaratıcısı olduğunu, müvekkilinin diş kliniği olarak işletmek üzere davacı şirketi kurduğunu, şirketin hakim kurucu ortağı olarak 28.10.2005 tarihinde kurduğunu, 2006 yılında da ... nosu ile ... üncü sınıfta tescilini gerçekleştirildiğini, ‘...’ isimli marka ile mesleki faaliyetlerini yürüttüğünü, davacı şirket ile 2017 tarihinde hisselerini devrederek 04.08.2017 tarihli protokol ile ortaklıktan ayrıldığını, söz konusu protokol gereği adent markasının müvekkiline bırakıldığını, müvekkilince davacı tarafa ...

5.noterliği ...tarih ... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ihtar keşide edilerek müvekkili adına tescilli markanın kullanımının izne tabi olduğunun ihtar edildiğini, davacı tarafça bu ihtarda talep edilen hususların yerine getirilmediğini, davacını kasıtlı biçimde bu maddi vakıalara dava dilekçesinde yer vermeyerek sanki TPMK’ya başvuran 3.kişi imişcesine davasını kurguladığını, gerçeğin davacının iddia ettiği gibi olmadığını, davacının dava konusu marka üzerinde talep hakkı olmadığını, davacının bu konuda açık vazgeçme -ibrasını mevcut olduğunu, davacı tarafın davasının açıkça kötü niyetli olduğunu,

davacı tarafça davasının ( müvekkilinin markayı 5 yıldır kullanmadığı) kanıtlanamadığını, davacının kanıtlanamayan davasının reddinin gerektiğini, müvekkilinin söz konusu markayı kullandığını, ihtiyati tebdir kararına itiraz ettiklerini, davanın reddini, talep etmiştir.

Davacının cevaba cevap dilekçesinde özetle: 5 yıllık sürede ciddi ve yoğun kullanım olduğunun davalının ispat etmesi gerektiğini, davalının kötü niyetli olduğunu, mevzuat gereği müvekkilinin ... markasını kullanmak zorunda olduğunu, davanın dava dilekçesi doğrultusunda kabulünü talep ve beyan etmiştir, 5 yıllık sürede ciddi ve yoğun kullanım olduğunun davalının ispat etmesi gerektiğini, davalının kötü niyetli olduğunu, mevzuat gereği müvekkilinin ... markasını kullanmak zorunda olduğunu, davanın dava dilekçesi doğrultusunda kabulünü talep etmiştir.

25/12/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle: markaya yönelik internet araştırması yapıldığında ... alan adlı sitede diş hekimleri hizmeti verildiği ancak hekimler içinde davalı marka sahibinin adı yer almadığını, ... isminin davacı şirkette yer alması sebebiyle davacının internet sitesi olduğu kanaatine varıldığını, dolayısıyla davalının kullanımını göstermez yine internet araştırmasında adentturkey adıyla ... sitesinde yer alan marka kullanımlarının da davalıyla ilgisi saptanamadığını, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen müzekkere cevabında davalının ...

Vergi Dairesi’ne bağlı olarak ... vergi sicil numarası ile 07.04.2000 tarihinde Serbest Meslek Kazanç esasına göre Diş Hekimliği faaliyetine başladığını, 30.06.2001 tarihinde faaliyetine son verdiğinin bildirildiği görüldüğünü, dosya münderecatında davalının cevap dilekçesinde sunulan ve raporumuz marka incelemesi başlığı altında detaylı değerlendirmesi yapılan protokollerden başkaca ticari faaliyetine ya da marka kullanımına dair belge bulunmadığı görüldüğünü, nihai karar ve takdirin Sayın Mahkemenize ait olmak üzere;

davalının, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde kullandığını gösterir ve tarih belirten bir kullanım belgesi görülemediğini, davalının geriye doğru 5 yıl içerisinde markayı ciddi bir kullanımının olmadığını, dava konusu ... nosu ile ... üncü sınıfta tescilli olan ... markasının talep tarihinden ileri doğru iptalinin mümkün olduğu yönünde görüş ve kanaate ulaştıkları görülmüştür.

17/02/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle: davalı tarafça cevap dilekçesi ek’inde sunulan ... ekran görüntüsü incelendiğinde ... hesabının Haziran 2016 tarihinde oluşturulduğunu, 17.02.2025 tarihinde yapılan incelemede hesapta 6 gönderi – 126 takipçi ve 82 takip olduğunu, hesap gizli olduğundan içerisinde bulunan 6 adet gönderinin içeriği ve paylaşım tarihleri görülemediğini, mevcut durumda davacı taraf yönetiminde olduğu belirtilen ... alan adı kontrol edildiğinde alan adının 30 Aralık 2005 tarihinde alındığı/kayıt edildiğini, alan adı sahibi/yetkilisi bilgilerinde...

Ltd.

Şti. yazdığını, web sitesi iletişim bilgisinde ... yazdığını, mevcut durumda web sitesinde şeklinde kullanım olduğunu, web sitesi Hekimlerimiz menüsünde ... isimlerinin olduğunu, ...web archive kaydı kontrol edildiğinde 09 Mart 2007 ile 18 Kasım 2024 tarihleri/aralığında toplamda 166 kez kaydedildiğini, örnek olarak alınan 24 Ocak 2022, 29 Nisan 2021 ve 25 Eylül 2020 tarihli web archive kaydında şeklinde kullanım olduğunu, mevcut durumda davacı taraf yönetiminde olduğu belirtilen ...linki kontrol edildiğinde ... sayfasının olduğunu, sayfa profil resminde şeklinde kullanım olduğunu, sayfanın 08 Ocak 2015 tarihinde oluşturulduğu,

sayfa iletişim bilgisinde ... yazdığı, Künye kısmında ...

Polikliniği, ...ve ekibi, ...’te. yazdığını, sayfada bulunan en eski paylaşımın 06 Aralık 2016 olduğunu, sayfada bulunan en son paylaşımın 16 Nisan 2024 tarihli olduğunu, sayfada bulunan birçok paylaşım görselinde şeklinde kullanım olduğunu, mevcut durumda davacı taraf yönetiminde olduğu belirtilen ... linki kontrol edildiğinde ... hesabının olduğunu, hesap profil resminde şeklinde kullanım olduğunu, hesap iletişim bilgisinde ...yazdığını, hesabın Ekim 2012’de oluşturulduğu,

mevcut durumda hesapta 2 takip – 32 takipçi – 541 gönderi olduğunu, hesapta ... web sitesine bağlantı olduğunu, hesapta sabitlenen 18 Eylül 2017 tarihli paylaşımda şeklinde kullanım olduğunu, hesapta bulunan en son paylaşımın 24 Kasım 2018 tarihli olduğu, hesapta bulunan birçok paylaşım görselinde şeklinde kullanım olduğunu, kök raporda açıklandığı gibi davalının dava tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde markasını kullandığına/kullandırttığına yönelik bir veri bulunamadığı yönünde görüş ve kanaate ulaştıkları görülmüştür.

KANAAT VE GEREKÇE

Uyuşmazlığın; davalı markasının kullanmama nedeni ile iptaline ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9/1.maddesinde yer alan "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

3-Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9 uncu maddesi hükmüne göre;

“(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.

b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir”

Maddenin gerekçesine göre. Maddede markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gereğine açıkça işaret olunmuştur. Ancak, maddede söz konusu olan kullanım, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımıdır. İngilizcede “genuine use” biçiminde tarif edilen bu kullanım, Türkçeye “ciddi veya gerçek kullanım” biçiminde çevrilebilir.

Bu nedenle sırf üçüncü kişilerin markayı hükümsüz kıldırmasını önlemek amacıyla, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar bu madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir. Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekir.

Madde hükmünde, kullanma zorunluluğu bakımından, markanın tescil edildiğinin yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde kullanımına haklı bir neden olmadan başlanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi şeklinde iki olasılık düzenlenmiştir. Dolayısıyla, marka sahibinin, haklı nedenlerin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini engellemesi mümkündür.

Haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması gerekmektedir. İkinci fıkrada markayı kullanma kabul edilebilecek durumlar sayılmıştır. Maddenin mehazını, AB Marka Tüzüğünün 15 inci ve AB Marka Direktifinin 10 uncu maddesi oluşturmaktadır”.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-a bendi gereğince 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki belirtilen hallerin mevcut olması halinde Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir. Ancak 6769 sayılı Kanun 192/1-a md gereğince bu uygulama, yani idari kararla iptal uygulaması, SMK’nın yürürlük tarihinden itibaren 7 yıl sonra, yani 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, SMK’nun geçici 4/1 maddesine göre de bu tarihe kadar markanın kullanmama nedeniyle iptali istemleri mahkemelerce incelenerek, iptal davası yargılaması sonucunda karara bağlanacaktır.

Markanın kullanılması, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin aynı ve benzer mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için ticaret alanına konulması, uygulamaya sunulması demektir.

Tescil edilen markanın kullanılma zorunluluğunun getirilmesinin amacı, çekici gücü yüksek bir markanın yaratılmasının giderek güçleştiği günümüzde, sahibi tarafından kullanılmayan bir markanın hala bu kişinin tekeli altında bırakılmasının haksızlıklara yol açacağı düşüncesidir. Bu yolla bir anlamda markalar sicilini gereksiz yere işgal eden koruyucu markalarla savaş amaçlanmıştır.

Markanın kullanılması, fiili bir durum olup marka sahibinin tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile üçüncü şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmasını ifade eder .

İptal sebebi olan “ciddi anlamda kullanma”nın olup olmadığının bu madde incelenmesinde her olayın özelliklerine göre davadaki tüm veriler dikkate alınmalı ve kullanımın, ilgili markanın tescilli olduğu mal ya da hizmet sektöründe Pazar yapı yaratmaya ya da mevcut pazar payını sürdürmeye yeterli bir kullanım olup olmadığı değerlendirilmeli ve mal ya da hizmetin niteliğine göre, yeterli kullanım miktarının değişebileceği, bazı mallar yönünden az sayıda üretim yeterli olabilecekken bazı mallar yönünden çok daha fazla kullanımın aranabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Markanın ciddi kullanımı, söz konusu markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için Pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliği garanti edecek şekilde kullanılması halinde söz konusu olur. Bunu tespit için piyasanın karakteristik özellikleri, marka ile korunan mal ve hizmetin niteliği, kullanımın gerçekleştiği coğrafi bölge, kullanımın sıklığı ve düzenli olup olmaması ile kullanım ölçeği de gözetilmelidir.

Markanın kullanımı süreklilik arz etmelidir. Ancak bu süreklilik hiç ara vermeksizin kullanılma anlamında değildir, marka sahibinin yürüttüğü ticari faaliyetin niteliği, ekonomik koşulların değişmesi gibi sebeplerle kullanmaya ara verilebilir, ancak ara verme hiçbir şekilde 5 yılı aşamaz.

SMK 9. Maddesi anlamında bir kullanımın söz konusu olabilmesi için kullanımın “Türkiye’de” gerçekleşmesi gereklidir. Yurt dışında gerçekleşen kullanım bu madde anlamında kullanım kabul edilmez. Kullanım Markanın tescilli olduğu mal ve /veya hizmetlerde, fiziki olarak mal üzerinde kullanımı şeklinde olabileceği gibi markanın faturalarda, internette, kataloglarda, gazete ilan ve reklamlarında kullanılması da “kullanma” sayılır.

Marka hangi sınıf veya sınıflarda tescil edilmişse o sınıf veya sınıflardaki mallar ve hizmetler için kullanılmalıdır. Hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicilde kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır. Markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerlerinin de kullanımı anlamına gelmez.

Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal ve/veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer de olsa , kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden hükümsüzlük koşulları oluşmaktadır. Kullanımın “markasal” olması yani kaynak gösterme fonksiyonuna uygun olması gerekir. Markanın markasal olmayan bir şekilde, “işletme adı” olarak kullanılması, markasal bir kullanım değildir .

Somut olaya dönüldüğünde. SMK'nın 9. maddesi gereğince davalının markasını kullanım külfetinin bulunduğu, davacının da tescilli markanın kapsamıyla aynı alanda ticari faaliyette bulunması nedeniyle bu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu, dava tarihinden geriye doğru 5 yıla isabet eden zamana diliminde dava konusu markanın tescil olunan ...

Sınıf çerçevesinde (Tıbbi hizmetler: Tıbbi yardım hizmetleri, hastane hizmetleri, tıbbi klinik hizmetleri, diş hekimliği hizmetleri.) kullanıldığına dair davalının sunduğu delillere göre; davanın tarafları arasında yapılan Protokolle davalının, davacı şirketteki hisselerini devrettiği; bu hukuki ilişkinin dava konusu ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yine dayanak davalı ile dava dışı ... isimli kişi arasında yapılan marka kullanım hakkına yönelik protokol dava dışı kişiye lisans verildiğinin iddia edildiği; bu noktada SMK m.9 uyarınca inceleme yapılması gerekmiştir.

6769 sayılı SMK m.9 "Markanın kullanılması- (1)Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." hükmünü, m.26/1-a "İptal hâlleri ve iptal talebi- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması."hükmünü haizdir.

SMK'nın 9/3 maddesi uyarınca markanın, marka sahibinin izni ile kullanılmasının da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmesi karşısında lisans vermenin tek başına kullanım anlamına gelmeyeceği, lisans alanın da markayı kullanması gerektiğinde bu kullanımında da aynı marka sahibi gibi ciddi kullanım olması gerektiği noktasında tereddüt bulunmamakla; davalı tarafça dava konusu markanın 2 yıllık kullanım hakkının dava dışı kişiye verildiği ancak bu kişinin de markayı kullandığına dair bir belgenin dosya kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca, yargılama konusu markanın tescilli olduğu sınıflar yönünden kullanıldığını ispat yükü davalıdadır. Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi yasa gereği olan davalının, kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir.

Davalı kullanıma ilişkin kanıtları açık ve anlaşılabilir biçimde mahkemeye sunacaktır. Yoksa mahkeme veya davacı, markanın kullanılmadığını ispatlamayacaktır. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıf için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Bu yargılamada bir markanın bir ürün veya hizmet için kullanımı diğer bir ürün ve hizmet için kullanım sayılamaz.

Markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği sınıf/alt sınıflar için, pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığının ispatlanması gerekmektedir. (İstanbul 44.BAM ...

E., ...K.) Bu haliyle davalı yanın dava dışı kişinin kullanımına dair ispat külfetine yönelik dosya kapsamındaki denetime açık bilirkişi rapor içeriklerine itirazlarına itibar edilmemiştir.

Nihayeten, davalının Diş Hekimliği faaliyetine 30.06.2001 tarihinde faaliyetine son verdiğinin vergi dairesi müzekkere cevabından anlaşıldığı, davalının, dava tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde kullandığını gösterir ve tarih belirten bir kullanım belgesi görülemediği, davalının geriye doğru 5 yıl içerisinde markayı ciddi bir kullanımının olmadığı, dava konusu ... nosu ile ... üncü sınıfta tescilli olan ... markasının talep tarihinden ileri doğru iptalinin mümkün olduğu, (SMK)'nın 9/1.maddesinde yer alan "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmadığından m.26 uyarınca kullanmama nedeni ile iptaline dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

Katip ... · ¸ Hakim ... · ¸