İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi E.2020/121 K.2021/180

Davacı vekili tarafından 30/12/2020 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle. Türk Patent ve Marka Kurumunun kurulduğu ilk yıllardan beri tescilli bir marka olan ... ibaresinin, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tanınmış marka sicilinde .../... tescil numarası ile 2012 yılından beri kayıtlı olduğunu, davalı şirketin müvekkili şirkete ait ... markasının tanınmışlığından yararlanarak,

... ibaresi ile başlayan ve bu ibareyi öne çıkaran bir ticaret ünvanı ile 02.11.2016 tarihinde bir şirket kurmuş olduğunu, davalı şirketin "..." unvanını 2016 yılında tescil ettirmiş olup kendi tüzel kişiliğine haiz olduğundan şirket yetkilisi ...'in ticaret unvanını daha eski tarihten itibaren kullandığı iddiasının doğru olmadığını, ... markasına yönelik tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesini, davalının ticaret unvanının terkinini ve ... kelimesinin davalının her türlü tanıtım araç ve gereçlerinden silinmesini,

hükmün gazete ile ilanına karar verilmesine yönelik marka hakkına dayanılarak ticaret unvanın terkini ile ''...com'' adresine erişim engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle.

Davacı müvekkili şirketin her ne kadar "..." ticaret unvanını markasal amaçlı olarak 2016 yılından itibaren kullandığını iddia etmişse de bu durum gerçeği yansıtmamakta olduğunu, müvekkili davalı şirket yetkilisi ...'in, davalı şirketin tek kurucusu ve yetkilisi olduğunu, ... "..." ibareli ticaret unvanını 2007 yılından bugüne dek kullanmakta olup, davalı şirketi ile de faaliyet alanını devam ettirmiş olduğunu, davacı tarafa keşide edilen Karşıyaka ...Noterliği'nin ... yevmiye numaralı 11.05.2018 tarihli ihtarnamesinde de bu durum belirtildiğinden,

kötü niyetli davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, davacının davasını 5 yıllık hak düşürücü süre zarfında açılmadığından öncelikle davanın usulden reddini, davacı dava dilekçesinde, müvekkili şirketin "..." markasını kullanarak,

kendi markaları ile iltibas yaratmak istediğinden bahisle haksız kazanç elde ettiğini savunmuş olduğunu ancak müvekkili davalı şirket yetkilisi ..., İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 06 Nisan 2007 tarihli ... numaralı sicil gazetesinde de yer aldığı üzere "..." TİCATRET UNVANINI 2007 yılından itibaren kullanmakta olduğunu, müvekkili davalı şirketin "..." ticaret unvanını adı altında 2016 yılında şirketleşmeye gitmiş ve ... San. Ve Tic. Ltd.

Şti.'yi kurmuş olduğunu, müvekkili şirketin, markasını ...'in kurduğu ...'nin devamı niteliğinde olup, fiilen ticaret sicil gazetesinden de görüleceği üzere şahıs şirketi ile limited şirketini birleştirmiş olduğunu, Müvekkili davalı "..." ticaret unvanı adı altında sahip olduğu "...", "...", "..." markaları adı altında üretim yapmakta olduğunu, davacı, davalı şirketin "www...com" domain adresi üzerinden "..." markası adı altında satış yaptığını iddia etmişse de bu iddialarını destekler tek bir delil dahi sunamadığını, müvekkili şirket "www....com" domain adresinin sahibi olmadığını,

bu domain adresini kullanmamış ve hiçbir ürününün satışını gerçekleştirmemiş olduğunu, davacının bu iddialarını HMK GEREĞİNCE İSPATLA MÜKELLEF olduğunu, davalı şirketin ... sektöründe PERAKENDE SATIŞ MAĞAZASI BULUNMADIĞI GİBİ PERAKENDE SATIŞInın da olmadığını, davalı şirket kendi markası olan "..." 'ye ait "WWW....COM" domain adresi üzerinden ürün satış çalışmalarını sürdürmekte olduğunu, davacının iddia ettiği gibi "www.....com" adresi davalı şirket adına tescilli olmadığını, ... adına tescilli ve kullanılmamakta olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

BİLİRKİŞİ RAPORU

31/08/2021 Tarihli bilgisayar mühendisi ve marka vekili bilirkişiler tarafından.

Davalı yan ticaret unvanı ilk kez ...Sanayi ve Ticaret ... adına 02.04.2007 tarihinde tescil edilmiş ve davalı kullanımları ...ibaresini ön plana çıkaracak şekilde markasal kullanım olduğunu, taraf faaliyet alanlarına ilişkin yapılan incelemelerde davacının ... imalatı ve satışı yaptığı, davalı işletmenin ise ... satışı yaptığını, tarafların ürünleri nice sınıfları ... içinde yer almakla birlikte,davalının ... üretimi olmadığı gibi davacının da ... üretimi ve satışı olmadığını, ... perakende sektöründe, iki ürün ( ... ve ...) tek mağazada bir marka altında satışa sunulabilmektedir, tarafların mal ve hizmetlerinin aynı mağazalarda,

yakın reyonlarda, bütünleyici ürün olarak satışı olması nedeni ile tarafların mal ve hizmetleri tüketici kitlesi için karışıklığa sebep olabilir nitelikte benzer olduğunu,.../... numaralı marka “ile davalının markasal kullanımları arasında ... ibaresi esaslı unsur olarak aynı olup, sadece yazım karakteri farklı olduğunu, davacı markası şekil unsuru ile birlikte kullanılmış olduğunu, ancak yazının ön planda olduğunu, ... esaslı unsur olduğunu, her ikisinde de ... ibaresinin büyük harfle yazılmış olduğunu, tüketici çevresi için kullanım arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil olmak üzere karıştırma ihtimali yaratacak nitelikte olduğunu,

davalının bilgilerini içeren bir web sayfası olduğunu, davalının satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için uygun bir altyapı bulunmadığını, davalının ürünlerinin gösterilmesi amacıyla oluşturulmuş olduğunu, ilk olarak 01.06.2008 tarihinde ve son olarak 28.07.2021 tarihinde alan adının kayıtlandığını, davalının bilgilerini içerecek şekilde 06.08.2009-15.03.2018 tarihleri arasında aktif olduğunu, davalı adına kayıtlanmadığını,

web sitesini düzenleyen akademi ajans şirketinin web sitesi incelendiğinde şirketin aktif durumda olmadığını ve bu nedenle web sitesinin davalının adına kayıtlanıp kayıtlanmadığının web sitesini saklayan şirketlerin incelenmesi sonucunda ispatlanamayacağını, davalının ...(2hotmail.com (... hotmail.com) eposta adresinin kendisine ait olması durumunda alan adının 2008-2010 yılları arasında davalı adına kayıtlandığının tespit edileceğini rapor etmişlerdir.

TESPİT, DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibi SMK'nın 149. Maddeki talepler ile 150 ve 151. Maddesinde düzenlenen maddi tazminat ve yoksun kalınan karı isteyebilecektir.

Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 6769 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini

kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit

edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu

hakları üçüncü kişilere devretmek.

Markalar arasında benzerlik değerlendirmesi yapılırken bakılması gereken ilk husus markaların yanı ya da benzer mal veya hizmetler sınıfı için mi kullanılıp kullanılmadığı hususudur. Markaların kullanıldığı mal veya hizmet sınıfları aynı ya da benzer bulunursa bir sonraki aşama olan markaların benzerliğinin değerlendirilmesine geçilmektedir. Söz konusu markaların benzerlik değerlendirilmesi yapılırken yerleşik içtihatlara göre görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlikleri bakımından incelenmeli daha sonra markaların bir bütün halinde tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğurup doğurmayacağı değerlendirilmelidir.

Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md.39 ve devam eden maddelerinde de belirtildiği üzere, ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakları imzalarken kullandığı addır. Buna göre ticaret unvanının işlevi, ticari işletmenin sahibi olan tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamaktır.

İşletme adı ise; TTK md.53’te: “işletme sahibi ile ilgili olmaksızın, doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad” olarak tanımlanmıştır. İşletme adının fonksiyonu ticari işletmeyi işleten tacirin değil, bizzat ticari işletmenin benzer işletmelerden ayırt edilmesine yöneliktir. İşletme adında serbestlik ilkesi vardır. İşletme sahibi, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla istediği adı seçebilir.

Mülga 556 s. KHK ve 6769 sayılı SMK’da düzenlenen marka ise, ticaret unvanı ve işletme adından farklı bir amaca hizmet eden tanıtıcı bir işarettir. Marka, taciri ya da ticari işletmeyi değil, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılır. Buna göre fonksiyonu tümüyle ticari işletmenin ürettiği, pazarladığı mal veya hizmetleri diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmektir.

Görüldüğü gibi SMK uyarınca marka sahibinin 3. Kişilerin markasal kullanımını engelleme hakkı bulunduğu gibi SMK 7/3-e bendine göre, tescilli bir markayı oluşturan işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak başkaları tarafından kullanılması halinde, marka sahibi bu kullanımları yasaklama hakkına da sahiptir.

Bu hüküm, marka sahibine, marka işaretinin tescilli bir ticaret unvanı ve işletme adında kullanılması halinde de yasaklama yetkisi vermekle birlikte söz konusu hükmü tüm ticaret unvanı kullanımlarını kapsayacak şekilde geniş yorumlamak mümkün değildir.

Bu nedenle tescilli ticaret unvanının kullanımının yasaklanabilmesi için kullanımın markanın fonksiyonlarına zarar vermesi veya kullanım sonucunda haksız bir yararlanmanın söz konusu olması gerekir (Karasu, Rauf/Suluk, Cahit/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2017, s. 213 vd.).

Davamız ile benzer konuda Y11 HD 2015/2572 E - 2015/8392 K ve 16/06/2015 tarihli ilamında. TTK'nun 54. maddesi uyarınca davacı, iltibasa neden olan ticaret ünvanının terkinini isteyebilme hakkına sahip ise de; yargıtayın yerleşmiş içtihatları da dikkate alındığında , böyle bir davanın makul sürede açılması gerekir. Ticaret ünvanları tescil ve ilana tabi bulunduğundan makul sürenin hesabında bunun da nazara alınması icap eder.

Makul sürenin geçirilmesi halinde sessiz kalma nedeni ile hak kaybı oluştuğunu belirtmiştir. Yine benzer konuda Y11 HD. 2013/15306 E - 2014/12698 K ve 02/07/2014 tarihli ilamında.

8 yıl boyunca sessiz kaldığı, bu sessiz kalmanın davalı tarafta daha önceden ortak kullanılan markanın kullanımına davacı tarafça izin verildiği hususunda haklı bir güven uyandırdığı, davacının uyandırılan bu güvene aykırı olarak tecavüz iddiasında bulunmasının MK'nın 2. maddesine aykırılık teşkil edeceği gibi, bu davalı kullanımına davacı tarafından yaklaşık 8 yıl süreyle ses çıkarılmayıp itiraz edilmeyip, dava yoluna da gidilmediğinden sessiz kalma yoluyla davalıya karşı adına tescilli markadan doğan hakkını kaybettiğini belirtmiştir.

Dosya kapsamında toplanan deliller ve bilirkişi raporu dikkate alındığında; davalı şirketin tek sahibi ve yetkilisinin ... olduğu, ...'in 02/07/2007 tarihinde ilk kez ... Sanayi ve Ticaret- ... ticaret ünvanını aldığı ve ticaret sicil gazetesinde yayınlandığı, davalı şirketin ise 14/12/2016 tarihinde kurulduğu ve ... Sanayi ve Ticaret- ... isimli işletmenin dava açılmadan önce 14/12/2020 tarihinde davalı şirkete devredildiği anlaşılmıştır. ...

Sanayi ve Ticaret- ... adlı işletme ile davalı şirketin adresinin ve sahibinin aynı olduğu, dolayısıyla ... Sanayi ve Ticaret- ... adlı işletme ile davalı şirketin aynı olduğu, davalı şirketin ... ibaresini markasal ve ünvan olarak kullanımının 2007 yılına kadar gittiği, davalıya ait www....com adlı internet sitesinin 01/06/2008 yılında alan adı olarak kaydettiği 06/08/2009-15/03/2018 yılları arasında aktif olarak kullandığı,

bu sitede davalı markası "..." ibaresini ön plana çıkaran markasal kullanım olduğu anlaşılmıştır. her ne kadar davalının, davacı markasına tecavüz oluşturacak şekilde ... ibaresini ve ünvanın uzun süredir kullandığı tespit edilmiş ise de aynı sektörde faaliyette bulunan davacının basiretli bir tacir gibi basit bir internet araştırması ve ticaret sicil araştırması yaparak mevcut durumu tespit edebileceği, davacının mevcut durumu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

yukarıda saydığımız içtihatlar dikkate alındığında davacının uzun süre sessiz kalma nedeniyle hak kaybına uğradığı anlaşılmakla davacının davasının reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... · (e-imzalıdır) Hakim ... · (e-imzalıdır)