İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi E.2023/141 K.2024/206

Davacı vekili tarafından 27/09/2018 tarihinde davalı aleyhine açılan dava, mahkememizin esas defterine kaydedilmiş olup, yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Türk Patent ve Marka Kurumunda tescilli, tanınmış ''...'' ibareli ... nolu tescilli markasının davalı şirketçe Çeşme'de haksız ve izinsiz biçimde; tabela, totem, menüler, sosyal medya kanalları, internet alan adı biçimde ve sair tanıtım gereçlerinde kullanıldığını, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet edildiği belirterek, tecavüzün tespitini, giderilmesini, bu kapsamda ihtiyati tedbir yapılmasını, ilan yapılmasını, 10.000 TL maddi, 70.000 TL manevi tazminata tecavüzün başlangıcından veya ihtarname tarihi 10/08/2018 ihtarname tarihinden başlayan ticari faiziyle karar verilmesini dava etmiştir.

Müvekkilinin markayla faaliyetleri ile görselleri ve kanıtlarını sunmuştur.

Islah dilekçesi ile; maddi zararın %15’lik lisans bedeli kabul edilerek 50.833,208 TL olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davanın haksız ve yersiz olduğunu, tedbir şartları bulunmadığını, çok daha önceki tarihlerden beri marka sahibi olduklarını, dayanılan markanın davacı tarafından 2018 de devir alındığını, piyasada 4-5 aydır kullanıldığını, geleceğinin belirsiz olduğunu, oysa müvekkilinin yıllardır emek verdiğini, öte yandan davacının belirttiği linklere tedbir konulması isteminin İstanbul ....

Asliye Ticaret Mahkemesinin ... sayılı dosyasında mahkemece reddedildiğini, davacının dayandığı markanın tanınmışlığının bulunmadığını; müvekkilinin 2014 yılında ticari hayata atıldığını, tesisinin büyüdüğünü ''...'' markasını oluşturduğunu ve markanın yayıldığını, çeşitli ödüller aldığını, davacıya daha önceki tarihlerden kullanıma geldiğini, davacının 10/08/2018 tarihli ihtarnamesini taraf markalarının farklığını vurgulayan cevap verdiklerini, müvekkili markasının ... no ile kurumda kayıtlı olup 27/03/2018 tarihinde yayına çıktığını ve itiraz görmediğini dolayısıyla davanın kötü niyetle açıldığını,

davacının bu ... nolu markayı 3. kişiden devir aldığını, devire kadar hiç kullanılmayan bir marka olduğunu, 23/11/2001 tarihinde dava dışı bir kişi tarafından başvurusu yapılan markanın 15/03/2018 tarihinde davacıya geçtiğini, sicile kayıt edilmeyen devrinin 3. kişilere karşı ileri sürülemeyeceğini, ayrıca davacı tarafın dayandığı, iş bu davanın tarafı olmayan...

A.Ş.'ye ait ''...'' markasının ise; kendileri tarafından kullanılmadığını, bu marka yönünden iddiaların dayanaksız olduğunu, kendi markalarının farklı olduğunu; iki markadaki asli unsurların farklı olduğunu, davacı markasının tanınmış olmadığını, seri marka iddialarının doğru olmadığını, karşılaştırmada markaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kendilerinin davacıdan daha önce piyasada faal oluşunun dikkate alınması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

Davacı adına tescilli ... nolu "..." ibareli markasının davalı tarafınca "..." şeklindeki markasının ve kullanımının davacının markasına tecavüz oluşturup oluşturmadığının tespitine ihlalin önlenmesi fiziki ve sosyal medya ortamlarında yasaklanması taleplerinin haklı yerinde bir talep olup olmadığı maddi ve manevi tazminat koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin yapılan yargılama sonucunda mahkememizce verilen kararın İzmir .... Hukuk Dairesince kaldırılması üzerine yapılan yargılama sonucunda;

Marka mevzuatı açısından: 6769 sı SMK. “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları” başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrası: “Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir” hükmünü amirdir. 6769 sı SMK. “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları” başlıklı 7.maddesinin 2.,3. Ve 4. fıkrası:(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir.

Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır: a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması. b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir.

İşaretin kullanılması. Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.

İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.

c) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

d)İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.

İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez. 6769 s.lı SMK. "Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller” başlıklı 29.maddesi-(7) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

6769 s.lı SMK. “Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler” başlıklı 149.maddesinin 1.fıkrası: Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.

b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.

c) Tecavüz fiillerinin durdurulması, Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.

d)Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması. (d) bendi uyarınca el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.

Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

Madde 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.

Tescilli bir marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanması iltibastır. İltibas için markanın aynı, tescil kapsamına giren mal ve hizmetlerinde aynı olması gerekmektedir. Karıştırılma ihtimalinde ise ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurması olarak ifade edilmektedir, doktrinde ise bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vesair sebeplerle aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi olarak tanımlanmaktadır. CJEU ise halkın söz konusu mal ve hizmetin aynı ya da bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme tehlikesi olarak tanımlamaktadır.

Somut olayda; davacı adına yukarıda belirtilen markanın 42. ve 43. sınıfta "...+şekil" ibaresiyle tescilli olduğu ve sonrasında yapılan devir ile davacı adına geçtiği davalı markasının ise ... nolu 40. sınıfta tescilli olduğu, davalı tarafın markasını 2018 yılında tescillendiği buna bağlı olarak davalı tescilli markayı kullandığı yönündeki savunmasının yerinde olmadığı çünkü davacı tarafça markanın 2002 yılında tescil ettirildiği ve öncelik hakkının bulunduğu dolayısıyla davalının tescilli marka kullandığı şeklinde savunmasına itibar edilmediği,

davalının tescil ettirdiği ... şekliyle kullanmadığı yani markasının belirli unsurlarını vurgulamamakta daha çok ... ibaresini öne çıkarmaktadır. Bu haliyle kullanımı markanın ayırt ediciliğini bozmakta davacının üstün hakkı kapsamına girmekte olup dolayısıyla davacının ... markasının kullanır hale gelmektedir.

Davalının tescilli markasının formunu bozması ve ayırt ediciliğini değiştirerek bozarak kullanması davacının markasına tecavüz teşkil ettiği kanaati dosyadaki tüm bilgi ve belgeler alınan bilirkişi raporuyla anlaşılmakla davalının, davacının marka ihlalinin tespitine, bu ibareleri taşıyan tabela tanıtım gerekçeleri, araç, mekan giydirme, broşür, katalog, reklam unsurlarının kaldırılmasına, internet sosyal medyalarda bu ibarelerinin kullanılmasının yasaklanmasına,

bilirkişi raporunda alternatifli olarak hesaplanan birinci hesap yöntemine itibar edilmek suretiyle davacının markayı devraldığı tarih ile dava tarihi arasında kalan dönem içerisindeki lisans bedeli olan 50.833,20 TL'nin markayı devraldığı tarihten (13/03/2018) itibaren ticari faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

manevi tazminat talebinin ise davalının kusur derecesi, davacının markasının tanınmışlığı, davaya konu markaların kullanıldığı ürünlerin nitelikleri kriterleri bir bütün olarak değerlendirilmek suretiyle kısmen kabulüyle 15.000,00 TL'nin markayı devir aldığı tarihten (13/03/2018) itibaren ticari faiziyle davalıdan alınıp davacıya verilmesine fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine dair aşağıda belirtir şekilde hüküm kurulmuştur.

Katip ... e-imzalı Hakim ... e-imzalı