Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2009/3298 K.2010/9702

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.12.2008 tarih ve 2006/538-2008/322 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin İngiltere menşeli olup, yüklerin uluslararası pazarlanması ve sözleşme lojistiği gibi faaliyetlerde bulunan şirket olduğunu, "EXEL" kelimesi ve şekil markasının 11/06/2001 tarihi ile WIPO nezdinde müvekkili adına tescilli olduğunu, bu markayı müvekkilinin dünya çapında maruf ve ayırt edici hale getirdiğini, TPE nezdinde tescil aşamasında "eksel", "excel" ve "excel.net" ibareli markaların tescilli oluşu ve müvekkili markası ile yazım ve telaffuz bakımından ayırt edilemeyecek kadar aynı görüldüğü gerekçesiyle itiraz üzerine 42. sınıf dışındaki hizmetlerin başvurudan çıkarıldığını,

müvekkilinin TPE’nin 17/10/2003 tarihli kararının iptaline ve başvurudan çıkartılan 35. sınıfta yer alan hizmetlerin tesciline ilişkin Ankara FSHHM'nin 2004/23 E. Sayılı dosyası ile dava açtığını ileri sürerek, işbu davada davalı adına tescilli 2000/9805 nolu EXCEL markasının Paris Sözleşmesi’nin 8. maddesi, 556 Sayılı KHK’nin 8/3 ve 5. fıkraları ile 42. maddesi uyarınca hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Elek.San.Ltd.Şti. vekili, müvekkilinin "EXCEL" ibaresini uzun yıllardan beri kullandığını ve bu markanın tescilli olduğunu, davacı tarafın müvekkilinin bu markayı uzun zamandır kullandığını bildiğini, uzun süre sessiz kaldıktan sonra bu davayı açmasının kötü niyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının Excel ibareli markasının 9, 18, 35. sınıflarda davacı adına 23.05.2000 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil olunduğu, davacının sunduğu belgelerden de Şekil + Exel markasının 11.06.2001 tarih ve 759897 sayı ile 35. sınıfta WIPO nezdinde tescil edildiği, davalı markasının tescilinin 29.08.2002 tarihinde yapıldığı ve 17.03.2003 tarihinde de ilan edildiği hususları nazara alındığında, davanın 5 yıllık süre içersinde açıldığı,

davacı markası “Exel” ibaresi ile davalının markası “Excel” ibaresinde telaffuz olarak aynılık olduğu ve harflerin dördünün aynı olması sebebiyle de görsel benzerlik de bulunduğu, bu sebeple markalar arasında ayırt edilemeyecek kadar benzerlik olduğu, Türkiye’de tescili bulunmayan davacı markasının tanınmış marka olduğuna ilişkin iddiasını kanıtlayan yeterli bilgi ve belge sunulmadığı, ancak yurt dışında çeşitli devletlerde davalı markasının tescilinden önce marka tescilinin yapıldığı ve bu suretle de davacının markasına ayırt edicilik ve marufluk kazandırdığı anlaşıldığından,

556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesindeki korumadan yararlanacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalı adına tescilli EXCEL ibareli markanın 35. sınıf emtialar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, diğer sınıflar yönünden hükümsüzlük talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2) Mahkemece, benimsenen bilirkişi görüşü itibariyle, davacının Türkiye’de tescilli olmayan “EXEL” markası ile dava konusu markayı oluşturan “EXCEL” ibarelerinin benzer oldukları, 35. sınıf hizmetler bakımından davalı markasının tescilinden önce davacı tarafça “EXEL” ibaresinin dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirilerek öncelik ve üstün hak sahibi olduğundan bahisle 556 Sayılı KHK’nin 8/3. fıkrası uyarınca dava konusu 2000/9805 sayılı markanın 35. sınıf hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

15.05.2005 havale tarihli bilirkişi raporunda, Dairemizin 28.05.2002 tarih 2411/5314 sayılı kararı emsal alınmak suretiyle davacının yurtdışında önceki tarihlerde tescilli markaları bulunduğundan bahisle 556 Sayılı KHK’nin 8/3. fıkrası uyarınca 35. sınıf hizmetler yönünden hükümsüz kılınması gerektiği görüşü açıklanmışsa da, söz konusu madde koşullarının gerçekleşebilmesi için davacının anılan 35. sınıf hizmetler yönünden Türkiye’deki kullanımı sonucunda dava konusu işaret üzerinde davalıdan daha önceki tarihlerde öncelik ve üstün hak sahibi olduğunun kanıtlanması gerekli olup,

davacı esasen tanınmışlık iddiasında da bulunmadığına göre marka korumasında ülkesellik prensibi uyarınca yurtdışındaki tescil ve kullanımı nedeniyle 556 Sayılı KHK’nin 8/3. fıkrasına dayalı öncelik ve üstün hak sahibi oldu sonucuna ulaşılamaz. Nitekim, bilirkişi raporunda emsal alınan Dairemiz kararına konu uyuşmazlıkta da sözkonusu davanın davacısının Türkiye’deki fiili kullanımı nedeniyle öncelik ve üstün hak sahibi olduğu açıklanmıştır.

O halde, davacı tarafın “EXEL” markasını tescilsiz olarak Türkiye’de fiilen kullandığına ilişkin olarak dayandığı ve dava dilekçesi ekindeki delil listesinin 8. sırasında bildirdiği deliller ve davalı delilleri birlikte değerlendirilmek suretiyle dava konusu işaret üzerinde dava konusu markanın kapsadığı 35. sınıfa muhtelif alt gruplarında sayılan hizmetlerden aynı veya benzer ya da farklı olan hizmetler de gözetilerek, 556 Sayılı KHK’nin 8/3. fıkrası uyarınca davacının öncelik ve üstün hak sahibi olup olmadığını belirlenmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.